국제상표출원 | 업무분야 - 법무법인(유한) 대륜 변호사

CONTENTS

1. 국제상표출원 | 국외 지식재산권 확보 방안

국제상표출원 및 디자인출원을 위해서는 지식재산권의 ‘속지주의’ 원칙을 이해해야 합니다.

지식재산권은 기본적으로 특정 국가에서 취득한 권리는 해당 국가에서만 효력을 가집니다.

한국 특허청에 상표 또는 디자인을 등록했다고 하더라도 외국에서는 아무런 효력이 없습니다.

따라서 해외에서 상표권이나 디자인권을 확보하여 독점적·배타적 권리를 행사하고자 한다면 반드시 해당 국가 또는 국제조약에 따른 별도의 등록 절차를 거쳐야 합니다.

글로벌 진출을 도모하는 기업, 온라인 플랫폼에서 활동하는 셀러, 독창적인 디자인을 갖춘 제조업체 등에게 있어 해외 지식재산권 확보는 권리보호 차원을 넘어 시장 진입 전략과 직결된 사안입니다.

국제상표출원 및 디자인출원을 통해 지식재산권의 무단 사용에 대한 방어뿐만 아니라 유사 상표·디자인을 미연에 차단하고 향후 법적 분쟁을 방지해보셔야 합니다.

국제상표출원의 방식은 크게 네 가지로 나눌 수 있습니다.

국제상표출원 방안 중 가장 널리 활용되는 방식은 131개국이 협정된 마드리드 시스템입니다.

마드리드 협정과 마드리드 의정서에 따라 운영되는 이 시스템은 국내에 기초 출원 또는 등록이 있으면 이를 바탕으로 국제사무국(WIPO)을 통해 한 번의 국제출원서만으로 다수국에 동시 출원할 수 있게 해줍니다.

언어도 하나, 수수료도 하나로 처리되므로 비용 및 행정적 효율성이 매우 높습니다.

다만 마드리드 시스템을 사용할 경우 출원일로부터 5년간은 기초 출원 또는 등록 상태에 종속됩니다.

이를 ‘국제등록의 종속성 원칙’ 또는 ‘집중공격의 위험’이라 부르며, 이 기간 동안 국내 등록이 무효화되거나 거절되면 국제등록도 동일한 범위 내에서 소멸할 수 있으므로 주의가 필요합니다.

미국과 일본 등 지정국에서 상표권을 획득했다 하더라도 이 원칙이 적용됩니다.

전자출원 시 주의할 점은 국제출원서의 출원인 정보가 기초출원과 완벽히 일치해야 한다는 점입니다.

또한 기초출원이 거절되거나 등록 취소될 경우 국제등록이 영향을 받을 수 있으므로 기초권리의 안정성을 확보하고 나서 진행하는 것이 바람직합니다.

해외 디자인 출원 방식은 국제상표출원과 유사한 두 가지 루트로 구분됩니다.

첫째는 개별 국가에 직접 출원하는 파리루트 방식입니다.

국내 디자인 출원 후 6개월 이내에 우선권을 주장하며 출원하는 것이 일반적입니다.

이 방식은 출원 대상 국가의 법률, 등록요건, 심사기준을 그대로 적용받으므로 설계된 디자인의 명칭, 도면 형식, 분류 코드 등을 해당 국가 기준에 맞추는 것이 매우 중요합니다.

둘째는 헤이그 시스템(Hague System)을 이용하는 국제출원 방식입니다.

국제사무국(WIPO)에 하나의 국제출원서를 제출하여 여러 국가 또는 지역에서 디자인권을 동시에 확보할 수 있도록 한 제도입니다.

헤이그 시스템의 가장 큰 특징은 국내 선출원 없이도 국제출원이 가능하다는 점입니다.

출원인의 국적, 주소지, 또는 실질적 사업소재지가 체약당사국에 해당되기만 하면 국제출원이 가능합니다.

또 하나의 출원서로 최대 100개까지 서로 다른 디자인을 포함할 수 있으며, 단일류에 속해야 한다는 점만 주의하면 됩니다.

국제등록 후 각 국가의 지정관청에서 실체심사를 진행하며 거절 통지 시에는 해당 국가의 국내법 절차에 따라 대응해야 합니다.

별도로 보호 부여 결정서를 발송하지 않더라도 지정기간 내에 거절 통지가 없다면 등록된 것으로 간주되어 이후 15년간 보호받을 수 있습니다.

국제상표출원은 각 지정국 관청의 자국 법령 및 심사기준에 따라 실체심사를 진행합니다.

다만 상품출처의 혼동 가능성, 식별력 없는 상표, 선등록 또는 유사상표의 존재 이유로 인한 거절 등 여러 사유로 상표출원이 거절될 수 있습니다.

국제출원일로부터 1년 6개월 내 거절통지가 있을 수 있으며, 이 경우 출원인은 해당 국가 관할관청에 이의신청과 의견서 제출, 불복심판청구 등 직접 대응 절차를 밟아야 합니다.

국제상표출원 및 디자인출원의 거절 대응의 팁은 다음과 같습니다.

전략 항목	설명
1. 거절 사유의 정확한 분석	거절통지에 명시된 판단 근거와 법 조항을 면밀히 검토 -식별력 부족, 유사상표와의 충돌, 신규성 상실 등 사유 등 파악 -국가별 반론 여지가 있는지 분석
2. 지정국 현지 전문가의 조력 활용	거절 대응은 각국 국내법에 따르므로 해당 국가의 변리사·법률전문가를 선임하는 것이 효과적 -미국·일본·유럽 등 주요국의 경우 특히 세밀한 대응이 요구됨
3. 의견서·보정서 제출 전략	의견서 제출 또는 일부 보정(상품 범위 축소, 표장 수정 등)을 통해 거절 사유 해소 가능
4. 심판·불복청구 등 후속절차 준비	단순 대응으로 부족한 경우 심판청구 등을 통해 등록 가능성을 다툴 수 있음 -판례·선례를 활용한 논리적 주장이 중요 -제3자의 이의신청도 유의할 필요 있음
5. 개별국 재출원 검토	개별국 출원을 통해 재출원을 고려