Procedimiento para responder a una advertencia por infracción de patente

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1. 1Recepción de la carta de advertencia
2. 2Análisis de validez y de infracción
3. 3Respuesta y negociación
4. 4Solicitud del juicio
5. 5Recepción de la demanda y escrito de contestación
6. 6Vistas y sesión de explicación técnica
7. 7Sentencia
8. 8Apelación y casación

• Paso básico
• Acción adicional / opción
• Rechazo / oposición
• Fin del procedimiento

Duración

El tiempo para analizar y responder a una carta de advertencia varía según el caso, y la duración de los juicios ante el IPTAB y de las demandas por infracción de 1.ª instancia también varía según el caso

Coste

Tasa del juicio de invalidación de KRW 150,000 por asunto (presentación electrónica) más KRW 15,000 por cada reivindicación en disputa. El demandado en un pleito no paga tasa de timbre (tasa judicial) (el escrito de contestación no lleva timbre). Se aplican honorarios de peritaje si hay peritaje, y los honorarios de agentes de patentes y abogados se fijan en el contrato de encargo

Guía del procedimiento

Léalo en orden, de principio a fin. El texto en rojo indica plazos fijados por la ley.

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   La otra parte envía una carta de advertencia (por correo certificado con acuse de contenido) en la que indica el número de patente, la alegación de infracción y la exigencia de dejar de vender. El plazo de respuesta de la carta de advertencia no es un plazo fijado por la ley. Sin embargo, las ventas posteriores a la recepción de la carta pueden considerarse infracción dolosa y servir de fundamento para aumentar la indemnización hasta 5 veces el daño (Ley de Patentes §128(8)). Por eso, anote la fecha de recepción y empiece su análisis de inmediato. Cuanto antes haga el análisis, antes podrá decidir si sigue vendiendo.

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   Consulte el registro de la patente para ver si la patente sigue viva. Esto se debe a que, si la patente ha caducado, no hay problema de infracción. Después prepare un cuadro comparativo de reivindicaciones que compare uno por uno los elementos de las reivindicaciones (los apartados que definen el alcance de protección de la patente) con su producto. Si falta aunque sea un elemento, no hay infracción. Al mismo tiempo, busque el estado de la técnica divulgado antes de la solicitud de la patente para examinar si hay motivos de invalidez y si se trata de una tecnología de libre práctica (tecnología que cualquiera puede usar).

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   Envíe una respuesta basada en su análisis, exponiendo su postura de que «no hay infracción» o de que «la patente tiene motivos de invalidez». No use expresiones que admitan la infracción. Esto se debe a que esas expresiones pueden usarse como confesión en un pleito. Si es necesario, negocie condiciones como una licencia (un derecho a usar la patente a cambio de un pago) o un cambio de diseño. Si se llega a un acuerdo, la disputa termina.

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   Si la negociación es difícil, solicite ante el IPTAB (Daejeon) un juicio de invalidación o un juicio negativo de confirmación del alcance de los derechos (confirmar que su producto no entra en el alcance de la patente) (Ley de Patentes §133, §135). El resultado del juicio también es un material importante para el tribunal en una demanda por infracción. La duración del juicio varía según el caso. Si le resulta difícil aceptar la resolución, presente una demanda de anulación de la resolución ante el Tribunal de Patentes dentro de los 30 días siguientes al día en que recibe la copia certificada.

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   Si la otra parte presenta una demanda por infracción, presente un escrito de contestación dentro de 30 días desde el día en que recibe la copia de la demanda (Ley de Enjuiciamiento Civil §256, §257). En la contestación, exponga sus argumentos en contra de invalidez, no infracción y tecnología de libre práctica, y discuta la indemnización. Si no la presenta, puede dictarse una sentencia en su contra sin juicio, así que preséntela primero con sus argumentos básicos aunque su análisis no esté del todo terminado.

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   En la sesión de explicación técnica, ambas partes presentan los detalles técnicos y el tribunal, si es necesario, ordena las cuestiones con la ayuda de examinadores técnicos. En las vistas se lleva a cabo la interpretación de las reivindicaciones, la comparación de elementos y el peritaje del producto. En este proceso puede dictarse una orden que le obligue a aportar sus registros de ventas y costes. Por eso es mejor preparar con antelación, junto con los registros, una solicitud de protección de secretos comerciales.

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   Si su producto no infringe o está claro que la patente será invalidada, la pretensión de la otra parte se desestima. Si se aprecia la infracción, el tribunal ordena la prohibición de fabricar y vender, la destrucción y la indemnización y, en caso de infracción dolosa, la indemnización puede aumentarse hasta 5 veces (Ley de Patentes §128(8)). Por eso las ventas posteriores a la recepción de la carta de advertencia influyen en la apreciación del dolo. La duración del juicio de 1.ª instancia varía según el caso, en función de las cuestiones y de si hay peritaje.

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   Apele ante el Tribunal de Patentes dentro de 2 semanas desde el día en que recibe la sentencia escrita. Presente el escrito de motivos de apelación dentro de 40 días desde el día en que recibe la notificación de recepción de los autos (Ley de Enjuiciamiento Civil §396, §402-2). Contra una sentencia del Tribunal de Patentes, interponga un recurso de casación ante la Corte Suprema dentro de 2 semanas y presente el escrito de motivos de casación dentro de 20 días desde el día en que recibe la notificación de recepción de los autos de casación (§427). Cada plazo empieza un día distinto, así que contrólelos por separado.

   Paso actual

Preguntas frecuentes

Preguntas prácticas que surgen de inmediato en este procedimiento.

Q¿Tengo que responder dentro del plazo indicado en la carta de advertencia?

No es un plazo fijado por la ley, así que retrasarse no le perjudica de inmediato.Sin embargo, si la ignora, la otra parte puede pasar directamente a una demanda o a una medida cautelar. Además, las ventas posteriores a la recepción de la carta de advertencia se convierten en fundamento para alegar una infracción dolosa.Por eso, lo más seguro es responder en cuanto termine su análisis, exponiendo su postura de que «no hay infracción» o de que «la patente es inválida». Una respuesta también deja constancia de que discute la infracción.

Q¿Tengo que dejar de vender en cuanto reciba una carta de advertencia?

No está obligado a dejar de vender. Sin embargo, si más adelante se aprecia la infracción, las ventas posteriores a la recepción de la carta de advertencia pueden considerarse infracción dolosa. En ese caso, puede concederse una indemnización de hasta 5 veces el daño.Por eso, decida si sigue vendiendo o cambia el diseño después de ver el cuadro comparativo de reivindicaciones y el examen de invalidez. Esto se debe a que seguir vendiendo sin fundamento aumenta el riesgo de tener que indemnizar.

Q¿Dónde y cómo presento un juicio de invalidación, y cuánto cuesta?

Presente una solicitud de juicio ante el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Propiedad Intelectual (IPTAB) (Daejeon). También puede presentarla en línea a través del sitio web de presentación electrónica «Patent-ro». La tasa por presentación electrónica es de KRW 150,000 por asunto más KRW 15,000 por cada reivindicación en disputa.Si se presenta en papel, es de KRW 170,000 por asunto. Los demás costes, como la búsqueda del estado de la técnica y los honorarios del agente de patentes, se fijan en el contrato con quien contrate.

QHe recibido una demanda, pero mi análisis no ha terminado. ¿Qué hago con el escrito de contestación?

Aunque no haya terminado su análisis, debe presentar un escrito de contestación dentro de los 30 días siguientes al día en que recibe la demanda. Si no lo hace, puede perder sin juicio. Presente primero una contestación que pida la desestimación de la pretensión y resuma sus argumentos en contra.Los principales argumentos en contra son la invalidez de la patente, la no infracción y la tecnología de libre práctica (tecnología ya conocida que cualquiera puede usar). Los detalles pueden añadirse después en escritos de alegaciones (documentos escritos que ordenan sus argumentos).

Q¿Dónde puedo comprobar si la patente de la otra parte es válida?

Puede consultarlo por número de patente en el servicio de búsqueda de información de patentes (KIPRIS). Muestra si la patente está registrada, el estado del pago de las anualidades y la fecha de vencimiento de su vigencia.También muestra el historial de juicios y pleitos, así que compruebe si ya hay en curso un juicio de invalidación (un juicio para que la patente se considere como si nunca hubiera existido). Si otra empresa ha presentado un juicio de invalidación, su resultado también puede afectar a su caso.

Q¿Puedo responder yo solo sin abogado?

Responder a una carta de advertencia y solicitar un juicio ante el IPTAB puede hacerlo un agente de patentes por sí solo. Sin embargo, solo un abogado puede representarle en una demanda por infracción ante un tribunal de distrito. Por eso, si tiene representante en una demanda por infracción, debe designar a un abogado.