Litigio por infracción del derecho de marca | Desestimación de la pretensión del demandante y protección del derecho de marca del cliente

El artículo 103 de la Ley de Patentes de la República de Corea protege a quien hubiera utilizado «de buena fe» una determinada invención antes de la solicitud de patente, permitiéndole continuar utilizándola aunque posteriormente se registre una patente sobre esa invención. Este derecho se denomina derecho de uso previo.

Puede ser titular de un derecho de uso previo quien, sin conocer la invención objeto de la solicitud de patente, la hubiera explotado por sí mismo o hubiera preparado o iniciado una actividad empresarial tras conocerla o recibirla de su inventor.

Para que se constituya el derecho de uso previo, la invención debe haberse explotado o su explotación debe haberse preparado en la República de Corea antes de la solicitud de patente.

El derecho no se reconoce cuando la utilización haya sido meramente temporal, sino únicamente cuando la invención se haya utilizado de buena fe.

Solo puede ejercerse dentro del ámbito de la invención explotada por el usuario anterior y de la finalidad empresarial correspondiente, y no se reconoce si se modifica dicha finalidad.

En otras palabras, el derecho de uso previo es un mecanismo que permite a quien utilizaba legítimamente una invención, o preparaba su utilización antes de la solicitud de patente, mantener ese derecho dentro de determinados límites incluso después del registro de la patente sobre dicha invención.

En este contexto, haberla utilizado «de buena fe» significa que el usuario desconocía la correspondiente solicitud de patente y utilizó legítimamente la invención, sin una finalidad indebida.

Para acreditarlo, deben aportarse registros de utilización de la invención, pruebas de la fecha de utilización y elementos que demuestren que se desconocía la invención patentada.

Como la carga de la prueba recae íntegramente sobre quien alega el derecho de uso previo, deberá acreditar que desarrolló la invención de manera independiente o que tuvo conocimiento de ella por medios lícitos y de buena fe.

En el litigio por 🔗infracción del derecho de marca, se destacó que los actos del demandante vulneraban el derecho de marca.

Sin autorización alguna del cliente, el demandante utilizaba la marca en internet y vendía los mismos productos.

La similitud entre marcas debe determinarse mediante una comparación objetiva, global y separada de su apariencia, denominación y concepto, valorando si existe riesgo de error o confusión en el tráfico comercial.

Se alegó que el demandante utilizaba la marca del cliente sin modificaciones, que esta era claramente idéntica a las marcas registradas objeto del litigio según la percepción habitual del tráfico y que su denominación también podía considerarse idéntica a la de dichas marcas.

Para responder al litigio por infracción del derecho de marca, se alegó que no podía reconocerse un derecho de uso previo.

Para que se reconozca dicho derecho, deben concurrir los siguientes requisitos: ▲que no exista una finalidad de competencia desleal ▲que quien utilice una marca idéntica o similar a la marca registrada de otra persona para productos idénticos o similares a los designados por esta la haya utilizado de forma continuada en la República de Corea desde antes de la solicitud de registro de la marca ajena ▲que se trate de una persona que utilice como marca, conforme a las prácticas comerciales, un medio que identifique su personalidad, como su nombre o denominación comercial.

Sin embargo, mientras trabajaba en la empresa del cliente, el demandante se apropió de las ideas y métodos comerciales que había conocido allí y fundó su propia empresa.

Además, no había utilizado esa denominación comercial desde antes de la fecha de solicitud de la marca del cliente, sino que cambió la denominación de su empresa por el término en cuestión solo cuando el cliente presentó la solicitud de marca.

El abogado encargado del litigio por infracción del derecho de marca destacó que la conducta deliberada del demandante, atendiendo al propio momento en que comenzó a utilizar la denominación, debía considerarse incompatible con los requisitos del derecho de uso previo.