特許侵害の警告を受けた場合の対応手続

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現在の段階を選ぶと、その段階の内容が下に表示されます。

1. 1警告状の受領
2. 2有効性・侵害の分析
3. 3回答・交渉
4. 4審判の請求
5. 5訴状の受領・答弁書
6. 6弁論・技術説明会
7. 7判決
8. 8控訴・上告

• 基本段階
• 追加措置・選択
• 棄却・異議
• 手続終了

所要期間

警告状の分析・回答にかかる期間は事件ごとに異なり、特許審判院の審判と侵害訴訟の第1審の期間も事件によって異なる

費用

無効審判の請求料は1件につき150,000ウォン(電子提出)に、争う請求項1項ごとに15,000ウォンを加算。訴訟で被告は印紙代(裁判所の手数料)を納めない(答弁書には印紙を貼らない)。鑑定をすれば鑑定料がかかり、弁理士・弁護士の報酬は委任契約で定める

手続の進行案内

最初から順番にお読みください。赤い文字は法律で定められた期限です。

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   相手方が、特許番号と侵害の主張、販売中止の要求を記載した警告状(内容証明)を送ってきます。警告状に書かれた回答期限は、法律で定めた期間ではありません。ただし、警告状を受け取った後に販売したものは故意の侵害と認められ、損害額の5倍以内で賠償額を増やす根拠になることがあります(特許法第128条第8項)。そのため、受け取った日付を記録し、すぐに分析に入ります。分析が早いほど、販売を続けるかを早く決められます。

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   特許登録原簿で、その特許がまだ有効に存続しているかを確認します。消滅した特許であれば、侵害の問題も生じないからです。次に、請求項(特許の保護範囲を記載した項目)の構成要素と自分の製品を1つずつ比較する請求項対比表を作成します。構成要素が1つでも欠けていれば、侵害ではありません。同時に、特許出願前に公開された先行技術を調査し、無効事由があるか、自由実施技術(誰でも使える技術)に当たるかを検討します。

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   分析結果を盛り込み、「侵害ではない」「特許に無効事由がある」という意見の回答を送ります。侵害を認める表現は使いません。そうした表現は、訴訟で自白として使われることがあるからです。必要であれば、ライセンス(実施権、使用料を払って使う権利)契約や設計変更を条件に交渉します。合意できれば、紛争は終わります。

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   交渉が難しければ、特許審判院(大田)に無効審判または消極的権利範囲確認審判(自分の製品が特許の範囲に含まれないことの確認)を請求します(特許法第133条、第135条)。審判の結果は、侵害訴訟でも重要な判断資料になります。審判にかかる期間は事件によって異なります。審決に納得できなければ、謄本を受け取った日から30日以内に特許法院に審決取消訴訟を提起します。

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   相手方が侵害訴訟を提起したら、訴状副本(写し)を受け取った日から30日以内に答弁書を提出します(民事訴訟法第256条、第257条)。答弁書には、特許の無効、非侵害、自由実施技術という反論と、損害額についての争いを記載します。提出しなければ裁判なしに敗訴判決が出ることがあるため、分析が終わっていなくても、基本的な反論を盛り込んで先に提出します。

   現在の段階
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   技術説明会で双方が技術内容をプレゼンテーションし、裁判所は必要に応じて専門審理委員の助けを受けて争点を整理します。弁論では、請求項の解釈、構成要素の比較、製品の鑑定が行われます。この過程で、自分の売上・原価の資料を提出するよう命じる資料提出命令が出ることがあります。そのため、資料とあわせて営業秘密保護の申立てをあらかじめ準備しておくのがよいでしょう。

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   自分の製品が侵害ではないか、特許が無効になることが明らかであれば、相手の請求は棄却されます。侵害が認められれば、生産・販売の禁止、廃棄、損害賠償が命じられ、故意に侵害した場合は5倍以内で賠償額を増やすことができます(特許法第128条第8項)。警告状を受け取った後の販売が故意の判断に影響する理由がここにあります。第1審にかかる期間は、争点と鑑定の有無によって事件ごとに異なります。

8. 8

   判決書を受け取った日から2週間以内に特許法院に控訴します。控訴理由書は、記録受付の通知を受けた日から40日以内に提出します(民事訴訟法第396条、第402条の2)。特許法院の判決には2週間以内に大法院に上告し、上告理由書は上告記録受付の通知を受けた日から20日以内に提出します(第427条)。期限ごとに起算日が異なるため、別々に管理する必要があります。

よくある質問

この手続ですぐに気になる実務上の質問です。

Q警告状に書かれた期限内に必ず回答しなければなりませんか。

法律で定められた期限ではないため、遅れたからといってすぐに不利益が生じるわけではありません。ただし、無視すると相手方がすぐに訴訟や仮処分に進むことがあります。また、警告状を受け取った後の販売は、故意の侵害の主張の根拠になります。そのため、分析が終わり次第、「侵害ではない」「特許は無効だ」という意見を盛り込んで回答するのが安全です。回答しておけば、侵害を争っているという記録も残ります。

Q警告状を受け取ったら、すぐに販売を止めなければなりませんか。

必ず止める義務はありません。ただし、後で侵害という結論になれば、警告状を受け取った以降の販売分は故意の侵害とみなされることがあります。そうなると、損害額の5倍まで賠償させられることがあります。そのため、請求項の対比表と無効の検討結果を見た後に、販売を続けるか、設計を変えるかを決めます。根拠なく販売を続けると、その分賠償のリスクが大きくなるからです。

Q無効審判はどこにどのように提出し、費用はいくらですか。

特許審判院(大田)に審判請求書を提出します。電子出願サイト「特許路」でオンラインでも請求できます。請求料は、電子提出の場合1件につき150,000ウォンに、争う請求項1項ごとに15,000ウォンが加算されます。書面で提出する場合は1件につき170,000ウォンです。このほか、先行技術の調査費用と弁理士の報酬は、依頼先との契約で決まります。

Q訴状を受け取りましたが、分析が終わっていません。答弁書はどうすればよいですか。

分析が終わっていなくても、訴状を受け取った日から30日以内には必ず答弁書を提出しなければなりません。提出しなければ、裁判なしに敗訴することがあるからです。まずは「請求を棄却してほしい」という趣旨と反論の要旨を書いて先に提出します。反論の要旨は、特許の無効、非侵害、自由実施技術(すでに知られていて誰でも使える技術)です。詳しい内容は、その後に準備書面(主張を整理した書面)で補うことができます。

Q相手の特許が有効かどうかは、どこで確認しますか。

特許情報検索サービス(KIPRIS)で、特許番号から確認できます。登録の有無、年金の納付状況、存続期間の満了日が表示されます。審判や訴訟の履歴も一緒に表示されるため、すでに無効審判(特許をなかったものにする審判)が係属しているかも確認します。他社が請求した無効審判があれば、その結果が自分の事件にも影響することがあります。

Q弁護士なしで1人で対応できますか。

警告状への回答と特許審判院への審判請求は、弁理士だけでも可能です。しかし、地方法院の侵害訴訟は弁護士だけが代理できます。そのため、侵害訴訟で代理人を立てる場合は、弁護士を選任しなければなりません。