特許訴訟 | 神経精神系障害の治療組成物および方法の共有特許権、原告の上告棄却

特許訴訟における共有特許権と訴訟代理の適法性の争点が問題となり、大法院の判決まで進むこととなった事例です。（大法院2024.12.26.宣告2024후10825）

本件は、神経精神系障害の治療のための組成物および方法に関する特許出願発明についての審決取消訴訟であり、原告らが特許庁長を相手取って訴訟を提起した事案です。

原告らは特許庁の特許拒絶決定を取り消すために不服審判を提起しましたが、特許審判院が審判請求を棄却したため、特許庁を相手取り取消を求める訴えを提起しました。

本特許訴訟の争点は、原告らの訴訟行為の適法性と出願発明の進歩性の有無でした。

本特許訴訟について、1審は原告の請求を棄却しました。

まず、原告1会社の訴訟行為の不適法性を指摘しました。

弁理士Aと特許法人Bが原告1会社の訴訟代理人の資格で訴えを提起しましたが、問題は原告1会社から適法な委任を受けていなかったことです。

1審は、原告1会社の訴えを、訴訟代理権のない者によって提起された不適法な訴えと判断し、原告の請求を却下しました。

また、原告2会社と原告3大学の請求も棄却しました。

裁判所は、「神経精神系障害の治療のための組成物および方法」とする本件出願発明の進歩性が否定され、特許登録が不可能であると判断しました。

2審も1審の判断と同様でした。

2審もまた、原告1会社の上告は訴訟代理権のない者が提起したと判断し、上告自体が不適法であると判断しました。

原告2会社と原告3大学の請求についても棄却しました。特許を受ける権利の共有者が単独で審決取消の訴えを提起できるかどうかについては法理が認められるものの、発明の請求範囲第1項が先行発明から容易に発明することができ進歩性が否定されると判断し、原告らの請求を棄却したものです。

参考

特許法によれば、特許を受けることができる権利が共有である場合には、合一的に確定されるべき必要性から、特許出願および特許庁審査官の特許拒絶決定などに対する審判請求を共有者全員が共同で行うよう規定しています。

ただし、特許拒絶決定などによる審決取消の訴えを共有者全員が共同で提起しなければならないかについては何ら規定を設けていないため、特許を受けることができる共有者のうち1人が単独で上記のような審決取消を求める訴えを提起したとしても、その訴訟で審決を取り消す判決が確定すれば、取消の効力は他の共有者全員との関係において審判手続が再開されます。

審決取消請求を棄却した判決が確定し審決が維持された場合には、審決に不服を申し立てなかった他の共有者の権利に影響を及ぼしません。

ただし、特許拒絶決定などによる審決取消の訴えは、固有必要的共同訴訟となる場合、残りの共有者が権利行使に支障を受けたり権利が消滅してしまうという不当な結果に至ることになるため、固有必要的共同訴訟ではありません。

特許訴訟に対する大法院の判断もまた原審の判断を維持し、原告らの請求を棄却しました。

大法院も原告1会社の上告については、弁理士と特許法人が訴訟委任を受けておらず、上告状の提出行為について原告1会社の追認も認められないと判断しました。

無権代理人が行った訴訟行為の追認は、特別の事情がない限り訴訟行為の全体を対象としなければならず、一部の訴訟行為のみを追認することは許されないことを、従来の判例を通じて判示しました。

すなわち、原告1会社の上告は、訴訟代理権のない者によって提起された不適法な上告と判断し、却下したのです。

大法院は原告2会社と原告3大学の上告についても原審の判断を維持し、原告らの請求を棄却しました。

大法院もまた原審と同様に、特許出願の段階では共有者全員が共同で出願を進めなければならないが、審決取消の訴えは共有者のうち1人が単独で提起できると判断しました。

しかし、出願発明の請求範囲第1項は、技術分野において通常の知識を有する者が先行発明から容易に発明することができ、進歩性が否定されるとして、原告2会社と原告3大学の上告は理由がないと判断しました。

特許訴訟における共有特許権と訴訟代理の適法性の争点が問題となった事件でした。

今回の特許訴訟は、特許訴訟代理人の適法性、特許法における共有者の権利と責任、発明の進歩性の判断基準を改めて示唆する事件でした。

原告1会社の事例に見られるように、訴訟を提起したり上告したりする際に適法な代理権がなければ、訴訟自体が不適法として却下されることがあるため、訴訟手続を始める前に、代理人の資格および委任手続を徹底的に検討することが何よりも重要です。

また、本判決により、先行発明と比較して出願発明が容易に発明できる水準であれば進歩性を認めないという点を明確にしました。

去る12月17日、大法院は「二次電池用極板スタッキング装置」とする特許発明の進歩性が否定されないと判断し、原告側の請求について改めて審理するよう命じ、原審を破棄差戻ししました。

発明の進歩性の有無を判断する際には、先行技術の範囲と内容、先行技術との差異、通常の技術者の技術水準に関する証拠などについて基礎的な把握を行ったうえで、通常の技術者が特許出願当時の技術水準に照らして、進歩性判断の対象となった発明が先行技術との差異を克服し、先行技術から容易に発明することができるかどうかを検討しなければなりません。

進歩性判断の対象となった発明の明細書に開示された技術を知っていることを前提に、事後的に通常の技術者が容易に発明できるかどうかを判断してはならないということです。

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本事例のような特許審判紛争が発生する前に、あらかじめ特許法の助言を受け、企業依頼者の大切なリソースを無駄にしないよう、多角的な対応戦略を立てられることをお勧めします。