案例分析 / 法律动向

一项职务发明制度就能引发数十亿诉讼?海外拓展企业的必备应对战略

职务发明制度是守护企业核心技术的制度,但如果战略设计失误,也可能演变为数十亿韩元规模的补偿金诉讼,是一项潜在风险。

1. 职务发明制度 | 世界各国职务发明补偿金诉讼案例

职务发明制度 | 世界各国职务发明补偿金诉讼案例

职务发明制度是指,对于员工在履行职务过程中完成的发明,由雇主承继其权利以便稳定地实现商业化,同时保障员工获得正当补偿的制度。

从雇主的角度看,它是防止无法确保核心技术这一风险的机制;从员工的角度看,它是使自身的创造性贡献获得公正评价的平衡机制。

然而,职务发明补偿金一旦演变为法律纠纷,也可能扩大为数十亿韩元规模的诉讼,成为企业风险。

尤其在海外R&D、设立海外法人、全球M&A不断增加的情况下,如果不能准确理解各国的职务发明制度,就可能面临意想不到的诉讼。

下面来看韩国、日本、英国、美国、德国的职务发明补偿金计算方式与诉讼案例。

韩国的职务发明补偿金计算结构

根据韩国《发明振兴法》第15条第6款,将职务发明权利转让给雇主的员工,享有获得“正当补偿”的权利。

补偿额根据雇主将获得的利益,以及雇主与员工对发明完成的贡献度综合确定。

韩国最高法院判示,雇主将获得的利益,是指超出无偿普通实施权、通过独占性和排他性实施所获得的利益(韩国最高法院2009다75178号判决)。

法院通常采用以下计算结构。

  • 计算总销售额
  • 适用假定的实施费率
  • 反映独占权贡献率

这一结构在理论上较为精密,但从企业角度看,存在难以事先准确预测补偿额的局限。

日本的职务发明补偿金计算与诉讼趋势

日本采用与韩国相似的结构。

根据日本《专利法》第35条第7款,补偿金需综合考虑雇主所获利益、雇主的负担及贡献、员工的待遇以及其他情况等。

日本法院认为,只有雇主超出普通实施权所获得的“超额利益”才是补偿计算的基础。

实务中采用销售额 × 超额销售率的计算方式,再对其结果适用假定的实施费率。

日本此前曾接连出现巨额补偿金判决,企业因此大幅整顿了职务发明规定。

英国的“显著利益”要件

英国《专利法》第40条规定,职务发明补偿金须满足以下两项要件。

  • 发明为雇主提供显著利益
  • 补偿具有正当性

主要判例

  • Kelly and Chiu v. GE Healthcare Ltd. (2009)
  • Shanks v. Unilever Plc (2019)

英国最高法院曾通过比较该发明对公司整体利益的贡献度,认定了“显著利益”。

英国认定补偿的案例本身较为罕见,被评价为对企业较为友好的结构。

美国的合同自由原则与“1美元”案例

美国不存在针对职务发明的单独法律,其核心是 合同自由原则。

因此,企业通常在签约时于雇佣合同中加入事先承继条款,并规定补偿已包含在薪资中,从而一般不另行给予补偿。

在1978年的Mosser Indus. Inc. v. Hagar案中,被判定即使作为职务发明补偿仅支付1美元也属有效。

由此可见,美国采取以雇主为中心的结构,纠纷最终归结为合同解释的问题。

德国严格且体系化的补偿计算结构

德国是世界上职务发明保护体系最为严格的国家之一。

根据德国《雇员发明法》第9条,按照职务发明补偿金 = 发明的价值 × 员工份额比例的公式进行计算。

  • 发明的价值 → 销售额 × 标准实施费率
  • 份额比例 → 综合考虑课题设定贡献度、解决贡献度、职位等

德国联邦最高法院判示,在存在显著不公平的情况下,可以认定补偿约定无效(2024年11月12日判决)。

从企业角度看,德国是最需要加以管理的国家。

各国比较汇总

国家

基本结构

企业风险水平

韩国

基于超额利益 + 贡献度

中等

日本

与韩国相似

中等~较高

英国

显著利益要件

较低

美国

合同自由原则

较低

德国

法定计算指引 + 严格

非常高

2. 职务发明制度 | 补偿金计算的起点,发明认定要件

职务发明制度是一种平衡机制,既让企业能够稳定地将技术商业化,又保护员工的创造性贡献。

但补偿金的计算方式与法律结构因国家而异,差异相当大,因此对开展全球业务的企业而言,这已超越内部规定的层面,成为重要的法律风险管理领域。

所谓发明,是指利用自然法则的、具有高度性的技术思想的创作。

单纯的创意、商业模式或抽象概念不属于发明,须具备技术构成和具体的可实现性。

也就是说,要成为职务发明补偿制度的对象,首先该成果必须属于“在法律上可受保护的发明”。

发明获得认定的要件

发明要在法律上获得认定,须满足以下要件。

① 产业上的可利用性: 该技术须能够在产业中被反复利用,仅停留在理论或实验阶段的创意尚不充分。

② 新颖性: 须与申请前在国内外已公开的技术不相同。

③ 创造性: 须达到该技术领域的普通技术人员难以轻易得出的水平。

④ 满足说明书记载要件: 须明确、具体地记载发明内容,使第三方能够再现

3. 职务发明制度 | 即将拓展海外的韩国企业的应对战略

职务发明制度 | 力争跻身全球企业的韩国企业的应对战略

在设立海外R&D法人、扩大海外M&A并设计职务发明补偿制度之前,必须检查以下事项。

① 按国家分别设计职务发明规定: 一律套用韩国总部规定存在风险。

② 雇佣合同的本地化: 尤其在美国、德国,合同结构是核心。

③ 发明申报及补偿流程的文档化: 程序上的正当性在诉讼中起决定性作用。

④ 事先设定补偿标准: 在德国、日本,标准明确才能减少纠纷。

⑤ M&A尽职调查时检查职务发明风险: 过去未支付的补偿金可能构成或有负债。

降低职务发明补偿风险的关键要点

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职务发明制度是与企业知识产权战略直接相关的经营风险领域。

大倫律師事務所通过知识产权专业律师、企业专业律师、具有海外法制分析经验的律师以及专利代理师的协作系统,提供如下一站式法律服务。

· 国内外职务发明规定整顿

· 补偿计算结构设计

· 海外R&D法人合同审查

· 职务发明补偿金诉讼应对

· M&A尽职调查时的职务发明风险分析

职务发明制度既是确保技术竞争力的基础,也是在设计失误时会转变为全球诉讼风险的领域。

对于力争跃升为全球企业的韩国企业而言,现在正是准确理解海外各国职务发明诉讼案例与制度差异,并以事先设计为中心展开战略性应对的时候。

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