CONTENIDO
- 1. Solicitud internacional de marca | Formas de obtener derechos de propiedad intelectual e industrial en el extranjero
- 2. Solicitud internacional de marca | Métodos para solicitar marcas y diseños en el extranjero
- - Procedimiento de solicitud internacional mediante el Sistema de Madrid
- - Aspectos que deben tenerse en cuenta al utilizar el Sistema de Madrid
- 3. Solicitud internacional de marca | Métodos para solicitar diseños en el extranjero
- - Procedimiento de solicitud internacional mediante el Sistema de La Haya
- 4. Solicitud internacional de marca | Estrategias ante la denegación de la solicitud
- 5. Solicitud internacional de marca | Necesidad de asistencia de agentes de propiedad industrial y abogados
1. Solicitud internacional de marca | Formas de obtener derechos de propiedad intelectual e industrial en el extranjero
Para presentar solicitudes internacionales de marcas y de diseños, es necesario comprender el principio de «territorialidad» de los derechos de propiedad intelectual e industrial.
En principio, los derechos de propiedad intelectual e industrial adquiridos en un determinado país solo surten efectos en ese país.
Aunque una marca o un diseño se haya registrado ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la República de Corea, dicho registro no surte efecto alguno en otros países.
Por tanto, para obtener derechos de marca o de diseño industrial en el extranjero y ejercer derechos exclusivos y excluyentes, es necesario seguir un procedimiento de registro independiente conforme a las normas del país correspondiente o a un tratado internacional.
Para las empresas que buscan expandirse a escala mundial, los vendedores que operan en plataformas en línea y los fabricantes que cuentan con diseños originales, obtener derechos de propiedad intelectual e industrial en el extranjero no solo permite proteger sus derechos, sino que también está directamente relacionado con su estrategia de acceso al mercado.
Las solicitudes internacionales de marcas y de diseños permiten defenderse frente al uso no autorizado de los derechos de propiedad intelectual e industrial, impedir de antemano la aparición de marcas y diseños similares y prevenir futuros conflictos jurídicos.
2. Solicitud internacional de marca | Métodos para solicitar marcas y diseños en el extranjero
Los métodos de presentación de solicitudes internacionales de marcas pueden dividirse en cuatro grandes categorías.
- Solicitud directa de marca en cada país: reivindicación de prioridad conforme al Convenio de París
- Solicitud ante la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux o la Organización Africana de la Propiedad Intelectual: presentación ante una oficina de marcas gestionada conjuntamente por determinados países en virtud de un tratado multilateral
- Solicitud ante la Oficina de Marcas de la Unión Europea o la Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial: utilización de una organización y un sistema de marcas específicos que abarcan una determinada región
- Sistema de Madrid: utilización del sistema que comprende el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid
Procedimiento de solicitud internacional mediante el Sistema de Madrid
El método más utilizado para presentar solicitudes internacionales de marcas es el Sistema de Madrid, en el que participan 131 países.
Este sistema, que funciona conforme al Arreglo de Madrid y al Protocolo de Madrid, permite presentar simultáneamente una solicitud en varios países mediante una única solicitud internacional ante la Oficina Internacional de la OMPI (WIPO), tomando como base una solicitud o un registro nacional previo.
El uso de un solo idioma y una única tasa proporciona una elevada eficiencia económica y administrativa.
No obstante, cuando se utiliza el Sistema de Madrid, el registro internacional depende durante 5 años, desde la fecha de presentación, de la situación de la solicitud o del registro de base.
Esto se denomina «principio de dependencia del registro internacional» o «riesgo de ataque central». Durante ese periodo, si el registro nacional se declara nulo o se deniega, el registro internacional también puede extinguirse en la misma medida, por lo que debe prestarse especial atención.
Este principio se aplica incluso cuando se hayan obtenido derechos de marca en países designados como Estados Unidos y Japón.
Aspectos que deben tenerse en cuenta al utilizar el Sistema de Madrid
Al presentar la solicitud por vía electrónica, debe tenerse en cuenta que los datos del solicitante incluidos en la solicitud internacional deben coincidir exactamente con los de la solicitud de base.
Además, dado que la denegación de la solicitud de base o la cancelación de su registro pueden afectar al registro internacional, es aconsejable iniciar el procedimiento después de comprobar la estabilidad del derecho de base.
3. Solicitud internacional de marca | Métodos para solicitar diseños en el extranjero
Los métodos para solicitar diseños en el extranjero se dividen en dos vías similares a las de las solicitudes internacionales de marcas.
La primera es la vía de París, que consiste en presentar una solicitud directamente en cada país.
Por lo general, la solicitud se presenta reivindicando la prioridad dentro de los 6 meses siguientes a la solicitud nacional del diseño.
Dado que este método está sujeto a la legislación, los requisitos de registro y los criterios de examen del país en el que se presenta la solicitud, es muy importante adaptar a sus normas la denominación del diseño, el formato de los dibujos, los códigos de clasificación y otros elementos.
La segunda es la vía de solicitud internacional mediante el Sistema de La Haya (Hague System).
Este sistema permite obtener simultáneamente derechos de diseño industrial en varios países o regiones mediante la presentación de una única solicitud internacional ante la Oficina Internacional de la OMPI (WIPO).
Procedimiento de solicitud internacional mediante el Sistema de La Haya
La principal característica del Sistema de La Haya es que permite presentar una solicitud internacional sin necesidad de una solicitud nacional anterior.
La solicitud internacional puede presentarse siempre que la nacionalidad, el domicilio o el establecimiento empresarial efectivo del solicitante estén vinculados a una parte contratante.
Asimismo, una única solicitud puede incluir hasta 100 diseños diferentes, siempre que todos pertenezcan a una misma clase.
Después del registro internacional, la oficina designada de cada país realiza el examen de fondo. Si se notifica una denegación, debe responderse con arreglo a los procedimientos previstos por la legislación nacional de ese país.
Aunque no se envíe por separado una resolución de concesión de protección, si no se notifica ninguna denegación dentro del periodo designado, el diseño se considera registrado y puede quedar protegido durante los 15 años siguientes.
4. Solicitud internacional de marca | Estrategias ante la denegación de la solicitud
Las oficinas de cada país designado realizan el examen de fondo de las solicitudes internacionales de marcas conforme a su legislación nacional y a sus criterios de examen.
No obstante, una solicitud de marca puede denegarse por diversos motivos, como la posibilidad de confusión sobre el origen de los productos, la falta de carácter distintivo de la marca o la existencia de una marca anteriormente registrada o similar .
La denegación puede notificarse dentro de 1 año y 6 meses desde la fecha de la solicitud internacional. En tal caso, el solicitante debe seguir directamente ante la autoridad competente del país correspondiente los procedimientos de oposición, presentación de alegaciones o recurso contra la decisión.
Los aspectos clave para responder a la denegación de solicitudes internacionales de marcas y de diseños son los siguientes.
Elemento estratégico | Descripción |
1. Análisis preciso de los motivos de denegación | Examinar detenidamente los fundamentos de la decisión y las disposiciones legales indicadas en la notificación de denegación -Determinar si los motivos son la falta de carácter distintivo, el conflicto con una marca similar, la pérdida de novedad u otros -Analizar si existen argumentos para impugnar la decisión en cada país |
2. Asistencia de profesionales del país designado | Dado que la respuesta a la denegación se rige por la legislación nacional de cada país, puede resultar eficaz recurrir a un agente de propiedad industrial o a un profesional jurídico de ese país -En países principales como Estados Unidos, Japón y los países europeos se requiere una respuesta especialmente detallada |
3. Estrategia para presentar alegaciones y modificaciones | Los motivos de denegación pueden subsanarse mediante la presentación de alegaciones o determinadas modificaciones, como la reducción del ámbito de los productos o la modificación de la marca |
4. Preparación de procedimientos posteriores, como la revisión o el recurso | Cuando una respuesta ordinaria resulte insuficiente, puede discutirse la posibilidad de registro mediante una solicitud de revisión u otros procedimientos -Es importante formular argumentos lógicos basados en jurisprudencia y precedentes -También deben tenerse en cuenta las oposiciones de terceros |
5. Evaluación de una nueva solicitud en cada país | Considerar la presentación de una nueva solicitud directamente en el país correspondiente |
5. Solicitud internacional de marca | Necesidad de asistencia de agentes de propiedad industrial y abogados
Cuando se deniega una solicitud internacional de marca o de diseño, una respuesta inadecuada puede impedir la obtención del derecho en el país correspondiente.
Es muy importante gestionar de forma coherente todo el proceso, desde la elaboración de la estrategia previa y el seguimiento durante la tramitación hasta la respuesta posterior a la solicitud.
Las solicitudes internacionales de marcas constituyen una herramienta estratégica para proteger de forma efectiva las marcas y los diseños de productos de una empresa en el mercado mundial.
Entre las distintas vías disponibles, como la vía de París, el Sistema de Madrid y el Sistema de La Haya, debe seleccionarse la que se ajuste a la finalidad y a los países de destino, teniendo en cuenta, según las circunstancias del solicitante, la existencia de derechos de base, los costes y la eficiencia de la gestión.
En particular, es necesario utilizar adecuadamente los sistemas de solicitud electrónica y comprender con precisión la estructura de examen y protección de la Oficina Internacional y de las oficinas designadas de cada país.
Para ello, puede ser necesaria la asistencia de un abogado especializado en propiedad intelectual e industrial, un agente de propiedad industrial, un abogado especializado en aduanas o un abogado extranjero consultor en Derecho estadounidense (Estados Unidos).
Nuestro despacho ha celebrado memorandos de entendimiento (MOU) con despachos de abogados extranjeros y presta asistencia, mediante una estrecha colaboración, a quienes desean presentar solicitudes internacionales de marcas. Si tiene alguna consulta, puede solicitar asesoramiento jurídico.
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