CONTENIDO
- 1. Derechos internacionales de propiedad intelectual e industrial | Protección de la PI durante el despacho aduanero de importaciones y exportaciones
- 2. Derechos internacionales de propiedad intelectual e industrial | Declaración de derechos por sus titulares
- - Criterios para determinar la existencia de una infracción del derecho de marca
- 3. Derechos internacionales de propiedad intelectual e industrial | Procedimiento aplicable a mercancías sospechosas de infracción
- - Suspensión del despacho aduanero y notificación
- - Refuerzo de la investigación de oficio
- - Remisión en caso de infracción de la Ley de Marcas
- 4. Derechos internacionales de propiedad intelectual e industrial | Medidas para importadores y exportadores
- - Medidas sancionadoras por la importación de mercancías infractoras
- 5. Derechos internacionales de propiedad intelectual e industrial | Actuación ante el hallazgo de mercancías infractoras
- - Utilización del procedimiento de investigación de la Comisión de Comercio
- - Posibilidad de acuerdo entre el titular del derecho y el importador
- 6. Derechos internacionales de propiedad intelectual e industrial | Importancia de evaluar previamente la posible infracción
- - Protección de los activos empresariales desde el despacho aduanero
1. Derechos internacionales de propiedad intelectual e industrial | Protección de la PI durante el despacho aduanero de importaciones y exportaciones
Para proteger los derechos internacionales de propiedad intelectual e industrial, es necesario conocer bien el sistema de protección de estos derechos durante el despacho aduanero de importaciones y exportaciones.
Los derechos de propiedad intelectual e industrial protegen activos intangibles como las creaciones, las marcas y la tecnología. Conforme a la Ley de Aduanas de la República de Corea, está prohibida la importación y exportación de mercancías que infrinjan derechos de marca, derechos de autor y derechos afines, derechos de protección de variedades vegetales, patentes, derechos de diseño industrial o tecnologías de la industria de defensa, entre otros.
Ante la grave amenaza que la circulación de mercancías infractoras, como falsificaciones y copias piratas, representa para el orden del comercio internacional en el contexto actual de transformación digital y cambios en las cadenas mundiales de suministro, los gobiernos de distintos países están introduciendo medidas de protección de derechos desde la fase del despacho aduanero de importaciones y exportaciones para impedir de raíz las infracciones.
La República de Corea dispone de un sistema para proteger los derechos de propiedad intelectual e industrial basado en el artículo 235 de su Ley de Aduanas.
El artículo 235 de la Ley de Aduanas establece que «podrá restringirse la importación y exportación de mercancías que infrinjan derechos de propiedad intelectual e industrial». En consecuencia, el Servicio de Aduanas de la República de Corea está facultado para adoptar, a instancia del titular del derecho o de oficio, medidas como la suspensión del despacho aduanero, la investigación y el decomiso, con el fin de remediar prácticas comerciales desleales.
2. Derechos internacionales de propiedad intelectual e industrial | Declaración de derechos por sus titulares
Para proteger los derechos internacionales de propiedad intelectual e industrial, los titulares de derechos de marca, derechos de autor y derechos de protección de variedades vegetales, entre otros, deben presentar la documentación relativa a sus derechos ante el presidente de la Asociación para la Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual o a través del sistema de información sobre propiedad intelectual e industrial.
Criterios para determinar la existencia de una infracción del derecho de marca
Existencia de infracción | Aspectos principales |
No hay infracción
| Cuando los titulares de la marca en Corea y en el extranjero son la misma persona o mantienen una relación equiparable, como la existente entre sociedades afiliadas o con un agente importador (por ejemplo, el mayor accionista con una participación igual o superior al 30 %) |
Cuando, aunque no exista tal relación, el titular de la marca en Corea importa o vende productos auténticos fabricados en el extranjero | |
Cuando se reimportan a Corea mercancías que el titular de la marca en Corea había exportado | |
Cuando se importan, junto con documentación acreditativa, muestras para productos fabricados por encargo a petición del titular extranjero de la marca | |
Cuando una persona sin derechos importa mercancías que el titular de la marca entregó en garantía mediante transmisión sin imponer restricciones a su disposición | |
Cuando el titular de la marca ha consentido o autorizado el despacho aduanero de productos auténticos importados por un licenciatario de la marca (previa presentación del formulario correspondiente) | |
Sí hay infracción | Cuando el titular de la marca en Corea fabrica íntegramente en el país los productos designados (incluida la modalidad ODM en Corea) |
Cuando las mercancías se fabrican en el extranjero mediante la modalidad ODM y después se importan. Se exceptúan los casos en los que el fabricante extranjero haya obtenido del titular extranjero de la marca una licencia para utilizarla | |
Cuando se importan componentes que llevan la marca y, mediante su ensamblaje o transformación parcial, se fabrica un producto terminado clasificado en una partida arancelaria distinta a nivel de 6 dígitos del HS | |
Desde el momento en que quien se dedicaba exclusivamente a la importación comienza a fabricar y comunica ese hecho al responsable de la entidad encargada | |
Desde el momento en que quien realizaba simultáneamente actividades de importación y fabricación deja de importar y comunica ese hecho al responsable de la entidad encargada |
3. Derechos internacionales de propiedad intelectual e industrial | Procedimiento aplicable a mercancías sospechosas de infracción
Cuando exista riesgo de infracción de un derecho de propiedad intelectual o industrial de su titularidad, este podrá solicitar al director del Servicio de Aduanas de la República de Corea que proteja dicho derecho.
Esto se aplica cuando el titular considera que las mercancías cuyo despacho pretende obtener un importador o exportador infringen sus patentes, derechos de marca, derechos de diseño industrial, derechos de autor o derechos sobre indicaciones geográficas, entre otros.
La solicitud debe presentarse mediante el formulario específico correspondiente al tipo de derecho de propiedad intelectual o industrial y, por regla general, debe incluir la siguiente información.
- Número de registro y periodo de vigencia del derecho de propiedad intelectual o industrial, así como información sobre su titular
- Descripción y método de identificación de las mercancías sospechosas de infracción
- Material comparativo que permita determinar la existencia de una infracción, como muestras o imágenes
- Inclusión o no de envíos postales, vía de entrada, etc.
El Servicio de Aduanas examina la solicitud para decidir si acepta la petición de protección del derecho y, cuando sea necesario, consulta de nuevo con el titular o le solicita documentación complementaria.
Suspensión del despacho aduanero y notificación
Una vez aceptada la solicitud, las autoridades aduaneras podrán suspender durante un periodo determinado el despacho de las mercancías declaradas para importación o exportación cuando exista la posibilidad de que infrinjan el correspondiente derecho de propiedad intelectual o industrial.
Asimismo, lo notifican por separado al titular del derecho y al importador o exportador.
Durante el periodo de suspensión, el titular debe acreditar si las mercancías son infractoras y adoptar medidas adicionales, como interponer una demanda civil.
[Mercancías cuyo despacho aduanero está suspendido o que están retenidas]
El responsable de la aduana puede suspender el despacho y retener mercancías declaradas para importación o exportación y mercancías declaradas para su entrada en una zona aduanera cuando exista riesgo de infracción de derechos de propiedad intelectual o industrial.
En particular, cuando se trate de las siguientes mercancías infractoras, no se permitirá su despacho ni el levantamiento de la retención aunque el propietario de la carga constituya una garantía y lo solicite.
- Mercancías que infringen derechos de marca mediante marcas falsificadas o similares
- Mercancías reproducidas ilícitamente
- Mercancías que infringen derechos de protección de variedades vegetales mediante el uso de denominaciones varietales similares
- Mercancías que infringen derechos sobre indicaciones geográficas mediante el uso de indicaciones geográficas similares
- Mercancías que infringen patentes mediante el uso de una invención patentada y registrada
- Mercancías que infringen derechos de diseño industrial mediante el uso de diseños similares
- Mercancías que utilizan tecnología de la industria de defensa obtenida por medios indebidos
Refuerzo de la investigación de oficio
Aunque el titular no haya presentado una solicitud específica, el Servicio de Aduanas de la República de Corea puede suspender de oficio el despacho aduanero o retener mercancías sospechosas de infringir derechos de propiedad intelectual o industrial.
El despacho de las mercancías infractoras se suspende de oficio cuando existe una sentencia judicial firme o un dictamen sobre la existencia de la infracción emitido por la Comisión de Derechos de Autor de la República de Corea u otro organismo, cuando el importador o exportador presenta por escrito una declaración de que se trata de mercancías infractoras o cuando el responsable de la aduana así lo reconoce por otros motivos.
[Criterios aplicados por el responsable de la aduana para reconocer mercancías infractoras]
Remisión en caso de infracción de la Ley de Marcas
Para determinar si se han infringido derechos internacionales de propiedad intelectual e industrial, se sigue el procedimiento indicado a continuación.
- Consulta a especialistas de organismos competentes, como la Oficina Surcoreana de Propiedad Intelectual y el Servicio Nacional de Gestión de Semillas de la República de Corea, para que emitan su opinión sobre la existencia de una infracción
- Aportación de información sobre personal especializado e instalaciones de inspección por parte del titular del derecho de propiedad intelectual o industrial
- Uso de inspecciones, toma de muestras y fotografías digitales, entre otros medios
- Aprobación por mayoría del Consejo de Deliberación sobre la Determinación de Infracciones de Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial
Posteriormente, si se suspende el despacho y se confirma que se trata de mercancías infractoras, se solicita su remisión al departamento de investigación.
Si se ha solicitado la remisión al departamento de investigación, las mercancías infractoras no podrán destruirse hasta que concluya el caso, aunque lo solicite el importador o exportador.
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4. Derechos internacionales de propiedad intelectual e industrial | Medidas para importadores y exportadores
Si un importador o exportador ha introducido en Corea mercancías infractoras o sospechosas de infracción, deberá presentar en un plazo de 7 días (5 días si se trata de mercancías perecederas) documentación que acredite que las mercancías no infringen derechos de propiedad intelectual o industrial.
Para solicitar la aceptación de la declaración de importación o exportación o el levantamiento de la retención, deberá constituir una garantía equivalente al 120 % del valor imponible (40 % en el caso de las pequeñas y medianas empresas).
Medidas sancionadoras por la importación de mercancías infractoras
El suministro desde el extranjero a Corea de mercancías que infringen derechos internacionales de propiedad intelectual e industrial constituye asimismo una práctica comercial desleal.
La importación de mercancías infractoras puede dar lugar a las siguientes medidas sancionadoras.
5. Derechos internacionales de propiedad intelectual e industrial | Actuación ante el hallazgo de mercancías infractoras
Después de que el Servicio de Aduanas suspenda el despacho aduanero, el titular del derecho puede acreditar que las mercancías son infractoras e interponer una demanda civil o solicitar una medida cautelar.
De este modo, puede adoptar medidas legales destinadas a impedir de raíz la distribución de las mercancías infractoras y reclamar una indemnización por daños y perjuicios.
También podrá presentar una denuncia penal si se reconoce que la infracción fue intencionada.
En particular, las infracciones de determinados derechos, como los derechos de marca y los derechos de autor, están tipificadas como delitos que no requieren denuncia del titular, por lo que el procedimiento penal puede seguir adelante aunque este no la presente.
Utilización del procedimiento de investigación de la Comisión de Comercio
También puede solicitarse una investigación sobre prácticas comerciales desleales ante la Comisión de Comercio de la República de Corea, adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Energía.
- Código HS y nombre del modelo de las mercancías objeto de investigación
- Descripción concreta de la presunta infracción o vulneración cometida por la parte denunciada
- Información sobre si la parte denunciada importa o exporta las mercancías objeto de investigación
- Medidas correctoras solicitadas y sus motivos
Si se prepara la información anterior y se solicita una investigación a la Comisión de Comercio, esta decide en un plazo de 20 días si inicia la investigación y lleva a cabo un examen documental, una inspección in situ y una evaluación pericial.
Posteriormente, si existe riesgo de daños irreparables, pueden imponerse medidas sancionadoras como la suspensión de las importaciones, una orden de rectificación o una sanción pecuniaria administrativa (gwajinggeum).
Posibilidad de acuerdo entre el titular del derecho y el importador
No obstante, los litigios sobre derechos internacionales de propiedad intelectual e industrial también pueden concluir mediante negociaciones entre el titular del derecho y el importador.
En algunos casos, el importador niega la infracción o acredita que no fue intencionada y se alcanza un acuerdo con el titular sujeto a determinadas condiciones, como la prohibición de venta, la destrucción de las mercancías o la indemnización por daños y perjuicios.
Dado que estos acuerdos pueden reducir costes y tiempo y, al mismo tiempo, proteger eficazmente los derechos, el titular puede valorar una solución negociada estratégica con el asesoramiento de profesionales como abogados y agentes de patentes.
6. Derechos internacionales de propiedad intelectual e industrial | Importancia de evaluar previamente la posible infracción
A los importadores y exportadores puede resultarles difícil determinar si se han infringido derechos internacionales de propiedad intelectual e industrial.
Dado que las patentes de tecnologías complejas, la evaluación de la similitud entre diseños y la identificación de marcas similares son ámbitos que requieren una interpretación jurídica especializada, el titular debe presentar previamente materiales comparativos lo más claros posible y mantener una comunicación fluida con la aduana.
También resulta útil registrar con antelación la información necesaria para solicitar la protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial.
Los titulares de marcas importantes y las empresas que poseen diseños pueden utilizar el registro previo de información y colaborar con la aduana desde la fase del despacho para identificar a empresas con riesgo de infracción.
Protección de los activos empresariales desde el despacho aduanero
Los derechos internacionales de propiedad intelectual e industrial son activos directamente vinculados a la continuidad de una empresa en el mercado mundial, y su protección debe comenzar en la fase del despacho aduanero en la frontera.
Si se vulneran estos derechos, es necesario preparar de forma coordinada los procedimientos civiles y penales y establecer una estrategia probatoria mediante la colaboración de abogados, agentes de patentes y otros profesionales.
Nuestra firma puede formar un equipo de trabajo con abogados especializados en propiedad intelectual e industrial, abogados especializados en asuntos aduaneros, un abogado extranjero que asesora sobre el Derecho estadounidense y agentes de patentes con experiencia en asuntos empresariales de PI, a fin de prestar asesoramiento y asistencia en controversias relacionadas con derechos internacionales de propiedad intelectual e industrial.
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