CONTENIDO
- 1. Violación del derecho de marca, ¿cuáles fueron las circunstancias detalladas?
- - Violación del derecho de marca, ¿cuál es la normativa aplicable?
- 2. Violación del derecho de marca, ¿cuál fue el criterio del tribunal de primera instancia?
- 3. Violación del derecho de marca, ¿cuál fue el criterio del Tribunal de Patentes?
- - En la violación del derecho de marca, ¿qué es la ‘indemnización punitiva’?
- 4. Violación del derecho de marca, ¿cuál es la estrategia de Daeryun?
1. Violación del derecho de marca, ¿cuáles fueron las circunstancias detalladas?
El demandante que interpuso la demanda por violación del derecho de marca era la empresa juvenil A, dedicada a la fabricación y venta de aperitivos ecológicos, entre otros productos.
La empresa A registró la marca ‘Ai○’ y venía vendiendo sus productos a través de una tienda en línea.
Entretanto, la gran empresa B, que vendía productos de alimentación infantil, comercializaba leche en polvo, papillas y aperitivos bajo la denominación ‘Agi○’. Cuando el Ministerio de Seguridad Alimentaria y Farmacéutica de la República de Corea prohibió el uso del término que significa ‘bebé’ (‘agi’) en el etiquetado y la publicidad de productos alimenticios ordinarios, la empresa B cambió su marca a ‘Ai○’ y comenzó a vender sus productos.
Ante ello, la empresa A interpuso una demanda reclamando una indemnización de 1.000 millones de wones, alegando que la empresa B había vulnerado su derecho de marca al vender productos con una marca idéntica o similar a la suya, de forma dolosa o negligente.
En particular, alegó que, al anunciar la empresa B sus productos mediante publicidad en buscadores de internet, entre otros medios, la exposición publicitaria de la empresa A disminuyó, lo que ocasionó un grave perjuicio a sus ventas.
Violación del derecho de marca, ¿cuál es la normativa aplicable?
🔗La demanda por violación del derecho de marca es aquel litigio que se sustancia cuando un tercero distinto del titular de la marca, sin causa justificada, coloca la marca registrada ajena en sus propios productos o distribuye o anuncia dichos productos.
■ Requisitos para que exista la violación del derecho de marca
✔ Que el derecho de marca exista de forma válida
✔ Uso dentro del ámbito de protección del derecho de marca
✔ Uso ilícito sin autorización legítima
✔ Uso a título de marca y no con otra finalidad
✔ Uso no sujeto a limitaciones de la eficacia del derecho
■ Penas en caso de violación del derecho de marca
Quien cometa un acto de violación del derecho de marca o del derecho de uso exclusivo podrá ser condenado a una pena de hasta 7 años de prisión o una multa de hasta 100 millones de wones.
2. Violación del derecho de marca, ¿cuál fue el criterio del tribunal de primera instancia?
El tribunal de distrito que conoció de la demanda por violación del derecho de marca dio la razón a la empresa A, al considerar que la empresa B había vulnerado el derecho de marca de la empresa A.
El tribunal declaró: "salvo por algunos productos, la empresa B vulneró el derecho de marca de la empresa A y, por ello, tiene la obligación de indemnizar los daños sufridos por la empresa A". Asimismo, consideró que "teniendo en cuenta el poder de mercado del demandado, su cuota publicitaria y su influencia sobre los consumidores, ello incidió directamente también en la disminución de las ventas de la empresa A“.
No obstante, teniendo en cuenta el menoscabo del carácter distintivo de la marca causado por la infracción y la magnitud del perjuicio, solo reconoció como indemnización 500 millones de wones de los 1.000 millones reclamados por la empresa A.
3. Violación del derecho de marca, ¿cuál fue el criterio del Tribunal de Patentes?
La empresa B, disconforme con el fallo de instancia sobre la violación del derecho de marca, interpuso recurso de apelación; sin embargo, el Tribunal de Patentes de la República de Corea, que conoció de la apelación, mantuvo el criterio de la primera instancia, reconoció la infracción de marca por parte de la empresa B y reconoció además una indemnización punitiva.
El tribunal, señalando que "resulta evidente que el demandante, al competir con el demandado en el mismo sector, sufrió un perjuicio comercial a causa de la infracción de la marca", dejó claro que existía responsabilidad indemnizatoria.
Además, reconoció el doble de la indemnización punitiva respecto del ‘periodo durante el cual se siguió usando la marca a sabiendas de que constituía una infracción’.
En la violación del derecho de marca, ¿qué es la ‘indemnización punitiva’?
A continuación se explica la ‘indemnización punitiva’ reconocida por el Tribunal de Patentes.
La empresa B, incluso después de que en primera instancia se declarara firme la nulidad de la marca ‘Ai○’, cometió una infracción dolosa, por lo que se le condenó a indemnizar el doble del daño correspondiente*, resultando una indemnización total de 700 millones de wones.
El tribunal señaló que "la empresa B, empresa líder con una facturación anual superior a 100.000 millones de wones, aprovechando su posición en el sector alimentario y su capacidad financiera, monopolizó las palabras de búsqueda en línea y bloqueó las oportunidades de negocio de la empresa A".
Asimismo, atendiendo a que, incluso después de la fecha en que quedó firme la nulidad de la marca, no se eliminó la publicidad de la marca infractora en las redes sociales, consideró que los esfuerzos de la empresa B por reparar el daño fueron insuficientes.
* Indemnización total de 700 millones de wones = [500 millones de wones (daño desde el inicio de la infracción de la marca hasta antes de la fecha de firmeza de la nulidad)] + [100 millones de wones (daño desde la fecha de firmeza de la nulidad hasta la fecha de la infracción adicional) * 2 (indemnización punitiva)]
4. Violación del derecho de marca, ¿cuál es la estrategia de Daeryun?
Hemos analizado la sentencia del tribunal que, ante el uso reiterado de la marca a pesar de que se había reconocido la violación del derecho de marca y quedado firme su nulidad, ordenó indemnizar añadiendo una indemnización punitiva.
Si ha sufrido una violación de su derecho de marca, en primer lugar puede advertir al infractor mediante el envío de un requerimiento fehaciente por escrito o de un escrito oficial.
Si la conducta infractora continúa después de ello, será necesario recurrir a la vía legal. La violación del derecho de marca puede dar lugar, además de a una sanción penal, a una reclamación civil de indemnización por motivos como la pérdida de ventas y la disminución de la cuota de mercado derivadas de la infracción.
Si necesita ayuda al respecto, le invitamos a solicitar la asistencia del 🔗Grupo de Propiedad Intelectual e Industrial de Daeryun Sociedad de Abogados.
