CONTENIDO
- 1. Litigio sobre patentes, controversia sobre el incumplimiento de los requisitos de descripción de la memoria de la patente
- 2. Litigio sobre patentes, criterio de la instancia anterior
- 3. Litigio sobre patentes, criterio del Tribunal Supremo de la República de Corea
- 4. Litigios sobre patentes, ¿cuál es la estrategia de Daeryun?
1. Litigio sobre patentes, controversia sobre el incumplimiento de los requisitos de descripción de la memoria de la patente
En este asunto, que dio lugar a un litigio sobre patentes, se discutía si se habían incumplido los requisitos de descripción de la memoria de la patente.
El litigio se refería a una invención patentada consistente en un «conjunto compacto de lentes teleobjetivo» para la cámara de un dispositivo portátil.
La invención tenía por objeto proporcionar un conjunto compacto de lentes teleobjetivo cuya relación entre la longitud total del trayecto óptico y la distancia focal efectiva fuera menor que la de los conjuntos de lentes existentes, manteniendo al mismo tiempo una buena calidad de imagen.
La característica técnica de la invención consistía en lograr una buena calidad de imagen y conservar la función de teleobjetivo pese a la reducida longitud del trayecto óptico del conjunto de lentes.
La memoria de la invención describía, entre otros aspectos, sus efectos y ejemplos de combinaciones de elementos de lente que contribuían a enfocar sobre el plano de imagen todo el campo visual y a reducir la aberración cromática.
La empresa A registró la patente correspondiente a dicho conjunto compacto de lentes teleobjetivo. Sin embargo, la empresa B solicitó la declaración de nulidad del registro de la invención patentada por incumplimiento de los requisitos de descripción, alegando que la memoria no especificaba un método de fabricación que satisficiera los criterios exigidos. La instancia anterior estimó la solicitud de nulidad.
Ante ello, la empresa A interpuso un recurso para obtener la anulación de la resolución recaída en el procedimiento de nulidad del registro.
2. Litigio sobre patentes, criterio de la instancia anterior
El artículo 42, apartado 3, punto 1, de la Ley de Patentes de la República de Corea exige que la invención se describa de manera clara y detallada para que pueda llevarse a la práctica con facilidad.
La finalidad es divulgar la invención objeto de la solicitud de patente de forma que un tercero pueda comprenderla fácilmente basándose únicamente en la memoria y delimitar con claridad el contenido técnico y el alcance para los que se solicita protección.
El grado de detalle exigido por esta disposición implica que la invención pueda comprenderse con precisión y reproducirse basándose únicamente en el contenido descrito. (Véase la sentencia del Tribunal Supremo de la República de Corea de 24 de noviembre de 2006, asunto 2003후2072)
Aunque no se exige incluir ejemplos de realización, debe considerarse que no se cumplen los requisitos de descripción si una persona experta en la materia, atendiendo al nivel técnico existente en la fecha de presentación, no puede fabricar o utilizar el producto basándose únicamente en la memoria sin recurrir a experimentación excesiva ni a conocimientos especiales adicionales. (Véase la sentencia del Tribunal Supremo de la República de Corea de 24 de septiembre de 2015, asunto 2013후525)
La memoria examinada no explicaba cómo fabricar, dentro del alcance de las reivindicaciones establecido por la Ley de Patentes, un conjunto de lentes que proporcionara una buena calidad de imagen.
Tampoco contenía indicaciones que permitieran inferir que una persona experta en la materia podría fabricarlo siguiendo el método descrito, ni existían datos que permitieran considerar que dicho conjunto de lentes podía producirse conforme al nivel técnico existente cuando se presentó la solicitud de la invención corregida objeto del asunto.
Por tanto, una persona experta en la materia no podía fabricar el producto conforme al nivel técnico existente en la fecha de presentación sin recurrir a experimentación excesiva ni a conocimientos especiales adicionales.
Por estas razones, la instancia anterior consideró que la descripción de la invención no estaba redactada de manera suficientemente clara y detallada para permitir que una persona experta en la materia pudiera llevarla a la práctica con facilidad.
3. Litigio sobre patentes, criterio del Tribunal Supremo de la República de Corea
El demandante, disconforme con la sentencia dictada por la instancia anterior en el litigio sobre patentes, interpuso un recurso y solicitó la anulación de la resolución.
Si, incluso atendiendo a los conocimientos técnicos existentes en la fecha de presentación, el contenido divulgado en la descripción de la invención no puede ampliarse ni generalizarse hasta abarcar el alcance de la invención definido en las reivindicaciones, no cabe considerar que estas estén respaldadas por dicha descripción. (Véase la sentencia del Tribunal Supremo de la República de Corea de 11 de mayo de 2006, asunto 2004후1120)
El Tribunal Supremo de la República de Corea señaló que, respecto de la descripción técnica que constituía el núcleo de la patente, resultaba razonable considerar que una persona experta en la materia no podía fabricar el conjunto de lentes a partir del contenido descrito sin recurrir a experimentación excesiva ni a conocimientos especiales adicionales. En consecuencia, confirmó el criterio de la instancia anterior y desestimó el recurso interpuesto en el litigio sobre patentes.
4. Litigios sobre patentes, ¿cuál es la estrategia de Daeryun?
Para prepararse ante posibles litigios sobre patentes, es fundamental redactar la memoria de la patente con precisión y claridad.
Por ello, desde la fase de redacción de la memoria, conviene contar con la asistencia de un abogado especializado que posea conocimientos profesionales sobre la legislación de patentes.
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