CONTENIDO
- 1. Violación del derecho de patente | Concepto y ámbito de protección de la patente
- - Requisitos legales de la violación del derecho de patente
- 2. Violación del derecho de patente | Penas aplicables
- 3. Violación del derecho de patente | Principales casos de infracción empresarial
- - Producción y venta de productos similares por una empresa competidora
- - Uso no autorizado de tecnología por una empresa colaboradora
- - Casos de incumplimiento de contratos de transferencia de tecnología
- - Creación de una empresa de tecnología similar por antiguos directivos o empleados
- - Violación del derecho de patente por distribuidores y minoristas
- 4. Violación del derecho de patente | Riesgos empresariales derivados de la infracción
- - Medidas legales de respuesta
- - Lista de comprobación para prevenir riesgos jurídicos empresariales
1. Violación del derecho de patente | Concepto y ámbito de protección de la patente
La violación del derecho de patente es un tipo de infracción que se produce con frecuencia durante el desarrollo conjunto de tecnología con otras empresas o la ejecución de proyectos de colaboración.
Para protegerse frente a la violación del derecho de patente, cada empresa debe adoptar una actitud activa tanto para solicitar patentes sobre sus tecnologías esenciales como para defender los derechos de patente que ya posee.
El derecho de patente es el derecho a explotar en exclusiva durante un período determinado una invención susceptible de aplicación industrial.
Los objetos protegidos por la Ley de Patentes de la República de Corea comprenden productos, métodos, usos, sustancias y estructuras. El titular de una patente registrada tiene derecho a impedir que terceros exploten sin autorización la invención patentada y a emprender las acciones legales correspondientes.
El ámbito de protección se limita al contenido de las reivindicaciones de la patente registrada. Si otra persona explota una tecnología comprendida en dichas reivindicaciones, esa conducta se considera una infracción.
Requisitos legales de la violación del derecho de patente
Para que exista una violación del derecho de patente, en primer lugar, debe existir un derecho de patente vigente y válido; en segundo lugar, el producto o método de la otra parte debe estar comprendido en las reivindicaciones de la patente; y, en tercer lugar, la explotación debe haberse realizado sin un título legítimo.
En particular, en el caso de las invenciones de producto, constituyen actos infractores la «producción, utilización, cesión, importación y venta»; en el caso de las invenciones de método, lo son la «utilización del método y la cesión, utilización o importación de productos fabricados mediante dicho método», entre otros actos.
2. Violación del derecho de patente | Penas aplicables
Para que exista una violación del derecho de patente, la patente correspondiente debe continuar vigente sin haberse extinguido y la conducta infractora realizada por un tercero debe estar comprendida en su ámbito de protección.
Además, el tercero no debe disponer de un título legítimo para explotar la patente y la conducta debe realizarse como parte de una actividad económica.
Si se constata una conducta que infringe un derecho de patente o un derecho exclusivo de explotación, la Ley de Patentes prevé una pena de prisión con trabajos de hasta 7 años o una multa penal de hasta 100 millones de wones surcoreanos.
Si la violación del derecho de patente ha sido cometida por una persona jurídica, además de la sanción impuesta al autor, la propia persona jurídica puede ser condenada a una multa penal de hasta 300 millones de wones surcoreanos.
3. Violación del derecho de patente | Principales casos de infracción empresarial
La violación del derecho de patente no solo se produce por una mera semejanza técnica, sino también en diversas situaciones, como las transacciones entre empresas, la movilidad del personal o la transferencia de tecnología.
Los tipos de violación del derecho de patente que se producen habitualmente en la actividad empresarial pueden clasificarse en los siguientes casos concretos.
Producción y venta de productos similares por una empresa competidora
Este supuesto se produce cuando una empresa competidora comercializa un producto cuyas funciones, forma o composición son sustancialmente idénticas o equivalentes a las del producto del titular de la patente.
En este caso, si los elementos y las funciones de las reivindicaciones son sustancialmente idénticos, puede considerarse que existe una violación de la patente.
La existencia de la infracción suele ser objeto de controversia, especialmente cuando la función es sencilla o la diferenciación técnica no está claramente definida.
Uso no autorizado de tecnología por una empresa colaboradora
Este supuesto se produce cuando una empresa contratista principal proporciona planos técnicos o prototipos a un proveedor de componentes o a un fabricante por encargo y la empresa colaboradora los utiliza sin autorización para fabricar productos similares o los facilita a un tercero.
En este caso, la conducta puede interpretarse como una explotación no autorizada que excede del alcance de una «licencia implícita» y puede generar responsabilidad por infracción.
Casos de incumplimiento de contratos de transferencia de tecnología
Este supuesto se produce cuando, tras facilitarse una tecnología determinada conforme a un contrato de transferencia de tecnología, el receptor utiliza la tecnología patentada más allá del ámbito contractual, la retransfiere a un tercero o desarrolla y comercializa de forma independiente un producto basado en ella.
Las conductas que excedan del ámbito de explotación establecido en el contrato constituyen una violación de la patente y pueden fundamentar una reclamación de indemnización por daños y perjuicios, así como la nulidad o resolución de la licencia.
Creación de una empresa de tecnología similar por antiguos directivos o empleados
Este supuesto se produce cuando personal esencial de investigación, desarrollo o diseño abandona una empresa y crea otra tras reproducir sustancialmente su tecnología patentada o desarrollar productos o procesos similares basados en ella.
Existen numerosos casos en los que se extraen y utilizan materiales técnicos, diagramas de circuitos o planos de procesos de fabricación que se conservaban dentro de la empresa. Se trata de un tipo de violación de patente que también puede solaparse con la fuga de tecnología industrial y la violación de secretos comerciales.
Violación del derecho de patente por distribuidores y minoristas
La distribución de productos suministrados por un fabricante o su venta en una tienda en línea puede constituir una violación del derecho de patente.
En particular, cuando los productos se reciben mediante un sistema OEM, existen casos en los que el vendedor responde por daños y perjuicios pese a haberlos vendido sin saber que el proveedor había fabricado productos infractores.
El Tribunal Supremo de la República de Corea considera que la venta también constituye un acto infractor, por lo que los distribuidores deben actuar con cautela.
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4. Violación del derecho de patente | Riesgos empresariales derivados de la infracción
Los riesgos jurídicos que afrontan las empresas en relación con la violación del derecho de patente se dividen entre los casos en los que infringen una patente y aquellos en los que sufren una infracción, y en ambos supuestos los perjuicios jurídicos, económicos y empresariales pueden ser muy importantes.
En concreto, son los siguientes.
① En caso de convertirse en infractor: infracción de una patente ajena
En ese caso, además de una reclamación de indemnización por daños y perjuicios, una medida cautelar de prohibición de venta, la suspensión del despacho aduanero de importación o una retirada forzosa pueden retrasar o impedir por completo la comercialización del producto.
En particular, si se acredita la intencionalidad, puede imponerse una indemnización de hasta 3 veces el importe de los daños y también existe la posibilidad de que los directivos o empleados sean objeto de sanción penal.
② En caso de ser la parte perjudicada: infracción de una patente propia
En particular, si la violación de la patente no se detecta a tiempo, las pérdidas comerciales pueden acumularse durante el periodo de infracción y puede obstaculizarse la captación de clientes, lo que puede ocasionar importantes perjuicios efectivos.
En este caso, una respuesta pasiva frente a las alegaciones de falta de titularidad del titular de la patente puede dar lugar a la pérdida del derecho, por lo que es importante responder con rapidez.
③ Aumento de los riesgos en el mercado mundial
Incluso respecto de una misma tecnología, la presentación de solicitudes de patente, el alcance del registro y el periodo de vigencia de los derechos varían de un país a otro, por lo que existe el riesgo de afrontar alegaciones de infracción en el extranjero.
En particular, en Estados Unidos·UE·China existe una tendencia a imponer indemnizaciones muy elevadas y medidas que obstaculizan de forma efectiva la actividad empresarial en los litigios sobre patentes, por lo que resulta esencial gestionar los riesgos internacionales.
④ Efectos negativos en la imagen de la empresa y en la captación de inversiones
En particular, para las empresas emergentes y las pymes, los litigios sobre patentes pueden convertirse en una cuestión que afecte directamente a su supervivencia, y existen casos en los que las inversiones posteriores se interrumpen tras la controversia.
Medidas legales de respuesta
Cuando se produce una violación del derecho de patente, es conveniente que la empresa adopte simultáneamente las siguientes medidas legales.
① Prohibición y prevención de las conductas infractoras
② Envío de un requerimiento al infractor
③ Presentación de una demanda de cesación de la infracción y de indemnización por daños y perjuicios
④ Solicitud de medidas cautelares (prohibición de venta y de importación)
⑤ Solicitud de un procedimiento de nulidad de patente (patente de la contraparte)
Lista de comprobación para prevenir riesgos jurídicos empresariales
La siguiente lista de comprobación permite evaluar con antelación los riesgos de violación del derecho de patente.
| Aspecto que debe comprobarse | Comprobado |
|---|---|
| Investigación de patentes ajenas relacionadas con los principales productos y servicios | □ |
| Búsqueda y análisis previos a la comercialización para determinar si existe una violación del derecho de patente | □ |
| Gestión periódica de la cartera de patentes de la empresa | □ |
| Celebración de contratos de transferencia de tecnología y acuerdos de confidencialidad con empresas colaboradoras | □ |
| Acuerdos de confidencialidad y de prohibición de competencia aplicables a antiguos directivos y empleados | □ |
| Disponibilidad de asesoramiento jurídico y de un manual de respuesta para los litigios sobre patentes | □ |
| Definición clara de los derechos y obligaciones en los contratos de licencia tecnológica | □ |
| Establecimiento de un sistema para conocer los canales nacionales e internacionales de distribución de productos que infringen patentes | □ |
| Posibilidad de obtener pruebas de la infracción intencionada | □ |
| Preparación previa de una estrategia de respuesta a procedimientos de nulidad de patentes | □ |
La violación del derecho de patente constituye un riesgo jurídico grave que va más allá de un simple litigio y afecta directamente a la competitividad tecnológica, la cuota de mercado y el valor de marca de la empresa.
La jurisprudencia y la legislación coreanas recientes han reforzado aún más la protección de los titulares de derechos, por lo que deben establecerse sistemas de gestión preventiva y preparación ante posibles litigios.
Las empresas deben prevenir la violación del derecho de patente y, cuando se produzca una conducta infractora, proteger el valor de sus activos con la asistencia de profesionales jurídicos mediante la obtención de pruebas, la determinación y reclamación de la indemnización correspondiente, la solicitud de medidas cautelares y otras actuaciones adecuadas y diligentes.
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