Violación del derecho de patente

Para que exista una violación del derecho de patente, en primer lugar, debe existir un derecho de patente vigente y válido; en segundo lugar, el producto o método de la otra parte debe estar comprendido en las reivindicaciones de la patente; y, en tercer lugar, la explotación debe haberse realizado sin un título legítimo.

En particular, en el caso de las invenciones de producto, constituyen actos infractores la «producción, utilización, cesión, importación y venta»; en el caso de las invenciones de método, lo son la «utilización del método y la cesión, utilización o importación de productos fabricados mediante dicho método», entre otros actos.

Este supuesto se produce cuando una empresa competidora comercializa un producto cuyas funciones, forma o composición son sustancialmente idénticas o equivalentes a las del producto del titular de la patente.

En este caso, si los elementos y las funciones de las reivindicaciones son sustancialmente idénticos, puede considerarse que existe una violación de la patente.

La existencia de la infracción suele ser objeto de controversia, especialmente cuando la función es sencilla o la diferenciación técnica no está claramente definida.

Este supuesto se produce cuando una empresa contratista principal proporciona planos técnicos o prototipos a un proveedor de componentes o a un fabricante por encargo y la empresa colaboradora los utiliza sin autorización para fabricar productos similares o los facilita a un tercero.

En este caso, la conducta puede interpretarse como una explotación no autorizada que excede del alcance de una «licencia implícita» y puede generar responsabilidad por infracción.

Este supuesto se produce cuando, tras facilitarse una tecnología determinada conforme a un contrato de transferencia de tecnología, el receptor utiliza la tecnología patentada más allá del ámbito contractual, la retransfiere a un tercero o desarrolla y comercializa de forma independiente un producto basado en ella.

Las conductas que excedan del ámbito de explotación establecido en el contrato constituyen una violación de la patente y pueden fundamentar una reclamación de indemnización por daños y perjuicios, así como la nulidad o resolución de la licencia.

Este supuesto se produce cuando personal esencial de investigación, desarrollo o diseño abandona una empresa y crea otra tras reproducir sustancialmente su tecnología patentada o desarrollar productos o procesos similares basados en ella.

Existen numerosos casos en los que se extraen y utilizan materiales técnicos, diagramas de circuitos o planos de procesos de fabricación que se conservaban dentro de la empresa. Se trata de un tipo de violación de patente que también puede solaparse con la fuga de tecnología industrial y la violación de secretos comerciales.

La distribución de productos suministrados por un fabricante o su venta en una tienda en línea puede constituir una violación del derecho de patente.

En particular, cuando los productos se reciben mediante un sistema OEM, existen casos en los que el vendedor responde por daños y perjuicios pese a haberlos vendido sin saber que el proveedor había fabricado productos infractores.

El Tribunal Supremo de la República de Corea considera que la venta también constituye un acto infractor, por lo que los distribuidores deben actuar con cautela.

Cuando se produce una violación del derecho de patente, es conveniente que la empresa adopte simultáneamente las siguientes medidas legales.

① Prohibición y prevención de las conductas infractoras

② Envío de un requerimiento al infractor

③ Presentación de una demanda de cesación de la infracción y de indemnización por daños y perjuicios

④ Solicitud de medidas cautelares (prohibición de venta y de importación)

⑤ Solicitud de un procedimiento de nulidad de patente (patente de la contraparte)

La siguiente lista de comprobación permite evaluar con antelación los riesgos de violación del derecho de patente.

La violación del derecho de patente constituye un riesgo jurídico grave que va más allá de un simple litigio y afecta directamente a la competitividad tecnológica, la cuota de mercado y el valor de marca de la empresa.

La jurisprudencia y la legislación coreanas recientes han reforzado aún más la protección de los titulares de derechos, por lo que deben establecerse sistemas de gestión preventiva y preparación ante posibles litigios.

Las empresas deben prevenir la violación del derecho de patente y, cuando se produzca una conducta infractora, proteger el valor de sus activos con la asistencia de profesionales jurídicos mediante la obtención de pruebas, la determinación y reclamación de la indemnización correspondiente, la solicitud de medidas cautelares y otras actuaciones adecuadas y diligentes.