Procédure de réponse à une mise en demeure pour contrefaçon de brevet

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1. 1Réception de la lettre de mise en demeure
2. 2Analyse de validité et de contrefaçon
3. 3Réponse et négociation
4. 4Demande de procédure devant l'IPTAB
5. 5Réception de l'assignation et mémoire en réponse
6. 6Audiences et séance d'explication technique
7. 7Jugement
8. 8Appel et pourvoi

• Étape de base
• Mesure supplémentaire / option
• Rejet / opposition
• Fin de la procédure

Durée

Le délai d'analyse et de réponse à une lettre de mise en demeure varie selon l'affaire, de même que la durée des procédures devant l'IPTAB et des actions en contrefaçon en 1re instance

Coût

Taxe de procédure en nullité de KRW 150,000 par affaire (dépôt électronique), plus KRW 15,000 pour chaque revendication contestée. Le défendeur à un procès ne paie pas de droit de timbre (frais de justice) (aucun timbre n'est apposé sur un mémoire en réponse). Des frais d'expertise s'appliquent en cas d'expertise, et les honoraires des conseils en brevets et des avocats sont fixés par le contrat de mandat

Déroulement de la procédure

À lire dans l'ordre, du début à la fin. Le texte en rouge signale les délais fixés par la loi.

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   L'autre partie envoie une lettre de mise en demeure (par lettre recommandée) indiquant le numéro du brevet, l'allégation de contrefaçon et une demande d'arrêt des ventes. Le délai de réponse indiqué dans la lettre n'est pas un délai légal. Toutefois, les ventes réalisées après réception de la lettre peuvent être qualifiées de contrefaçon intentionnelle et servir de base pour augmenter les dommages-intérêts jusqu'à 5 fois le préjudice (Loi sur les brevets §128(8)). Notez donc la date de réception et commencez immédiatement l'analyse. Plus l'analyse est rapide, plus vite vous pouvez décider de continuer ou non à vendre.

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   Vérifiez dans le registre des brevets si le brevet est toujours en vigueur. En effet, si le brevet est éteint, la question de la contrefaçon ne se pose pas. Établissez ensuite un tableau comparatif qui compare un à un les éléments des revendications (les points qui définissent l'étendue de la protection du brevet) avec votre produit. S'il manque ne serait-ce qu'un élément, il n'y a pas contrefaçon. En même temps, recherchez l'art antérieur divulgué avant le dépôt du brevet pour examiner s'il existe des motifs de nullité et s'il s'agit d'une technique librement exploitable (technique que chacun peut utiliser).

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   Envoyez une réponse fondée sur votre analyse, indiquant que « il n'y a pas de contrefaçon » ou que « le brevet présente des motifs de nullité ». N'utilisez pas d'expressions reconnaissant la contrefaçon. En effet, de telles expressions peuvent être utilisées comme aveu dans un procès. Si nécessaire, négociez sur la base d'une licence (droit d'utiliser le brevet contre redevance) ou d'une modification de conception. Si un accord est trouvé, le litige prend fin.

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   Si la négociation est difficile, demandez à l'IPTAB (Daejeon) une procédure en nullité ou une procédure négative en confirmation de l'étendue des droits (confirmer que votre produit n'entre pas dans l'étendue du brevet) (Loi sur les brevets §133, §135). Le résultat de cette procédure est aussi un élément important pour le tribunal dans l'action en contrefaçon. La durée de la procédure varie selon l'affaire. Si vous avez du mal à accepter la décision, introduisez une action en annulation de la décision de l'IPTAB devant le Tribunal des brevets dans les 30 jours suivant la réception de la copie certifiée.

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   Si l'autre partie engage une action en contrefaçon, déposez un mémoire en réponse dans les 30 jours suivant la réception de la copie de l'assignation (Code de procédure civile §256, §257). Dans le mémoire, exposez vos moyens de nullité, d'absence de contrefaçon et de technique librement exploitable, et contestez le montant du préjudice. Si vous n'en déposez pas, un jugement contre vous peut être rendu sans procès : déposez-le donc d'abord avec vos arguments de base, même si votre analyse n'est pas tout à fait terminée.

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   Lors de la séance d'explication technique, les deux parties présentent les aspects techniques, et le tribunal, si nécessaire, organise les points litigieux avec l'aide de conseillers techniques spécialisés. Lors des audiences, on procède à l'interprétation des revendications, à la comparaison des éléments et à l'expertise du produit. À ce stade, une ordonnance peut vous obliger à produire vos chiffres de ventes et vos coûts. Il vaut donc mieux préparer à l'avance, avec ces pièces, une demande de protection des secrets d'affaires.

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   Si votre produit n'est pas contrefaisant ou s'il est évident que le brevet sera annulé, la demande de l'autre partie est rejetée. Si la contrefaçon est établie, le tribunal ordonne l'interdiction de production et de vente, la destruction et des dommages-intérêts, et en cas de contrefaçon intentionnelle, les dommages-intérêts peuvent être portés jusqu'à 5 fois (Loi sur les brevets §128(8)). C'est pourquoi les ventes réalisées après réception de la lettre de mise en demeure influent sur l'appréciation du caractère intentionnel. La durée de la 1re instance varie selon l'affaire, en fonction des points litigieux et de la tenue ou non d'une expertise.

   Étape actuelle
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   Faites appel devant le Tribunal des brevets dans les 2 semaines suivant la réception du jugement écrit. Déposez le mémoire exposant les motifs d'appel dans les 40 jours suivant la réception de l'avis de réception du dossier (Code de procédure civile §396, §402-2). Contre un jugement du Tribunal des brevets, formez un pourvoi devant la Cour suprême dans les 2 semaines, et déposez le mémoire exposant les motifs du pourvoi dans les 20 jours suivant la réception de l'avis de réception du dossier de pourvoi (§427). Chaque délai commence un jour différent : suivez-les séparément.

Questions fréquentes

Les questions pratiques qui se posent d'emblée dans cette procédure.

QDois-je absolument répondre dans le délai indiqué dans la lettre de mise en demeure ?

Ce n'est pas un délai fixé par la loi : un retard ne vous désavantage donc pas immédiatement.Mais si vous l'ignorez, l'autre partie peut passer directement à un procès ou à une injonction provisoire. De plus, les ventes après réception de la lettre servent de base à une allégation de contrefaçon intentionnelle.Il est donc plus sûr de répondre dès que votre analyse est terminée, en indiquant que « il n'y a pas de contrefaçon » ou que « le brevet est nul ». Répondre laisse aussi une trace montrant que vous contestez la contrefaçon.

QDois-je arrêter de vendre dès que je reçois une lettre de mise en demeure ?

Vous n'êtes pas obligé d'arrêter. Mais si la contrefaçon est établie plus tard, les ventes réalisées après la réception de la lettre peuvent être considérées comme une contrefaçon intentionnelle. Dans ce cas, des dommages-intérêts allant jusqu'à 5 fois le préjudice peuvent être accordés.Décidez donc de continuer à vendre ou de modifier la conception après avoir vu le tableau comparatif des revendications et l'examen de nullité. En effet, continuer à vendre sans fondement augmente d'autant le risque de dommages-intérêts.

QOù et comment engager une procédure en nullité, et combien cela coûte-t-il ?

Déposez une demande à la Commission des recours en propriété intellectuelle (IPTAB) (Daejeon). Vous pouvez aussi la déposer en ligne sur le site de dépôt électronique « Patent-ro ». La taxe en cas de dépôt électronique est de KRW 150,000 par affaire, plus KRW 15,000 pour chaque revendication contestée.En cas de dépôt papier, elle est de KRW 170,000 par affaire. Les autres frais, comme la recherche d'antériorités et les honoraires du conseil en brevets, sont fixés par le contrat avec le professionnel que vous mandatez.

QJ'ai reçu une assignation mais mon analyse n'est pas terminée. Que faire pour le mémoire en réponse ?

Même si votre analyse n'est pas terminée, vous devez absolument déposer un mémoire en réponse dans les 30 jours suivant la réception de l'assignation. Sinon, vous risquez de perdre sans procès. Déposez d'abord un mémoire indiquant que vous demandez le rejet de la demande et résumant vos arguments.Les principaux arguments sont la nullité du brevet, l'absence de contrefaçon et la technique librement exploitable (technique déjà connue que chacun peut utiliser). Les détails peuvent être complétés ensuite dans des conclusions écrites (documents qui organisent vos arguments).

QOù vérifier si le brevet de l'autre partie est valable ?

Vous pouvez vérifier avec le numéro de brevet sur le service de recherche d'informations sur les brevets (KIPRIS). Il indique si le brevet est enregistré, l'état du paiement des annuités et la date d'expiration de sa durée de protection.Il indique aussi l'historique des procédures et des procès : vérifiez donc si une procédure en nullité (procédure visant à considérer le brevet comme n'ayant jamais existé) est déjà en cours. Si une autre société a engagé une procédure en nullité, son résultat peut aussi influer sur votre affaire.

QPuis-je me défendre seul, sans avocat ?

La réponse à une lettre de mise en demeure et la demande devant l'IPTAB peuvent être prises en charge par un conseil en brevets seul. En revanche, seul un avocat peut vous représenter dans une action en contrefaçon devant un tribunal de district. Si vous vous faites représenter dans une action en contrefaçon, vous devez donc mandater un avocat.