商標権侵害訴訟｜原告の請求棄却を導き依頼者の商標権を守った事例

韓国特許法第103条は、特許出願前に特定の発明を「善意で使用」していた者が、その発明に係る特許が登録された後も継続して使用できるよう保護する規定であり、これを先使用権と呼びます。

先使用権は、特許出願された発明を知らない状態で自ら発明を実施した者、または発明者から教わるか伝達を受け、事業の準備または実施をしていた者が有し得る権利です。

先使用権が成立するためには、国内で発明を実施しているか、その準備をしており、発明を使用した時点が特許出願前でなければなりません。

一時的に使用した場合には権利は認められず、必ず善意で発明を使用した場合に限り認められます。

先使用者が実施していた発明および事業目的の範囲内でのみ権利行使が可能であり、事業目的を変更する場合には認められません。

つまり、先使用権は、特許出願前に発明を正当に使用していた者またはその準備をしていた者が、当該発明に係る特許権の登録後も一定の範囲内で権利を維持できるよう保障する制度です。

ここで「善意で使用」したとは、使用者が特許出願当時に当該発明を知らず、不正な意図なく発明を正当に使用していたことを意味します。

これを立証するためには、発明の使用記録、使用時点の証明、特許発明を認識していなかったことなどを証明しなければなりません。

先使用権を主張する際の立証責任は全面的に使用者にあるため、発明を独自に開発したこと、または発明を知った経緯が適法かつ善意によるものであったことを立証しなければなりません。

🔗商標権侵害訴訟に向け、原告による商標権侵害行為を強調しました。

原告は依頼者から何ら許可を得ることなく当該商標をオンラインで使用し、同じ商品を販売しています。

商標が類似しているか否かは、対比される商標を外観、称呼、観念の観点から客観的、全体的、離隔的に観察し、取引上、誤認・混同のおそれがあるか否かにより判断しなければなりません。

原告が依頼者の商標をそのまま使用していること、本件登録商標と取引通念上同一であることが明白であり、称呼も本件登録商標と同一の商標とみることができることを主張しました。

商標権侵害訴訟への対応に向け、先使用権は認められないと主張しました。

先使用権が認められるためには、▲不正競争の目的がないこと ▲他人の登録商標と同一または類似する商標を、その指定商品と同一または類似する商品に使用する者として、他人による商標登録出願前から韓国内で継続して使用していること ▲自己の氏名、商号など人格の同一性を表示する手段を、商取引慣行に従って商標として使用する者であること、という要件を満たす必要があります。

しかし、原告は依頼者の会社に在職中に得たアイデアと営業手法をそのまま持ち出し、自身の会社を設立しました。

また、原告は依頼者の商標出願日前から当該商号を使用していたのではなく、依頼者が商標を出願して初めて、当該単語を用いた会社の商号に変更しました。

商標権侵害訴訟を担当した弁護士は、原告の意図的な行為は、その使用開始時点自体から、商標権についての先使用権の成立要件を満たさないものとみるべきだと強調しました。