CONTENIDO
- 1. Infracción de derechos de propiedad intelectual e industrial: caso relativo al cálculo de la indemnización
- - Indemnización por infracción de derechos de propiedad intelectual e industrial: valoración del tribunal de instancia anterior
- 2. Indemnización por infracción de derechos de propiedad intelectual e industrial: valoración del Tribunal Supremo de la República de Corea
- 3. Litigio de indemnización por infracción de derechos de propiedad intelectual e industrial: enfoque de Daeryun
1. Infracción de derechos de propiedad intelectual e industrial: caso relativo al cálculo de la indemnización
En este litigio de indemnización por infracción de derechos de propiedad intelectual e industrial se planteó si la figura de la licencia ordinaria exclusiva sobre una patente también era aplicable a los derechos sobre modelos de utilidad, diseños y marcas, entre otros, y si debía especificarse el importe reclamado por cada crédito indemnizatorio.
A concedió al demandante el derecho a utilizar la tecnología relacionada con los productos objeto del litigio, incluidos los derechos de patente y de diseño de A, así como la facultad de autorizar su uso a terceros.
El demandado celebró un contrato por el que se comprometía a abonar al demandante una regalía calculada aplicando el porcentaje pactado a las ventas netas, a cambio de utilizar la tecnología relacionada con dichos productos para fabricarlos y venderlos.
El demandante notificó la resolución del contrato por el impago de las regalías, pero el demandado desatendió la notificación y continuó fabricando y vendiendo los productos.
El demandante reclamó al demandado las regalías correspondientes a la vigencia del contrato y, con carácter subsidiario, una indemnización por la infracción de sus derechos sobre modelos de utilidad. Asimismo, solicitó una indemnización por las ventas posteriores a la terminación del contrato, alegando la violación de secretos comerciales y la infracción de una licencia exclusiva de patente, una licencia exclusiva sobre derechos de diseño, un derecho exclusivo de uso de marca y una licencia ordinaria exclusiva.
Indemnización por infracción de derechos de propiedad intelectual e industrial: valoración del tribunal de instancia anterior
En relación con la indemnización por infracción de derechos de propiedad intelectual e industrial, el tribunal de instancia anterior estimó parcialmente la reclamación de regalías.
Sin embargo, respecto a la indemnización reclamada por el periodo posterior a la terminación del contrato, reconoció la infracción de la licencia exclusiva sobre derechos de diseño, del derecho exclusivo de uso de marca y de la licencia ordinaria exclusiva. No obstante, consideró que los daños derivados exclusivamente de la infracción del derecho exclusivo de uso de marca ya cubrían íntegramente la cantidad reclamada por el demandante, por lo que no se pronunció sobre «los daños derivados de la infracción de la licencia exclusiva sobre derechos de diseño y de la licencia ordinaria exclusiva».
2. Indemnización por infracción de derechos de propiedad intelectual e industrial: valoración del Tribunal Supremo de la República de Corea
El Tribunal Supremo de la República de Corea consideró que el tribunal de instancia anterior debería haber ejercido adecuadamente su facultad de solicitar aclaraciones para determinar el significado de la licencia ordinaria exclusiva que el demandante afirmaba que había sido infringida.
El titular de una patente puede conceder a otra persona una licencia ordinaria sobre ella. Cuando el titular asume frente al licenciatario la obligación de abstenerse de conceder licencias ordinarias a terceros, puede considerarse que dicho licenciatario posee una licencia ordinaria exclusiva. (Véase, entre otras, la sentencia del Tribunal Supremo de 2020.11.26., asunto 2018다221676)
El Tribunal Supremo consideró que este criterio jurídico también era aplicable a los derechos sobre modelos de utilidad, diseños y marcas. Señaló que debía examinarse si A había concedido al demandante los derechos alegados para determinar si procedía reconocer su reclamación de indemnización.
Asimismo, el Tribunal Supremo reconoció que los daños sufridos por el demandante como consecuencia de la venta de los productos infractores comprendían también los derivados de la infracción de la licencia exclusiva sobre los derechos de diseño.
En el procedimiento de instancia solo se había reclamado una parte del importe total de los distintos daños, sin especificar la cantidad correspondiente a cada crédito indemnizatorio. Por ello, el Tribunal Supremo consideró que debía determinarse el importe reclamado por cada crédito y examinarse si procedía reconocer cada uno de ellos.
El Tribunal Supremo estimó que era necesario calcular y determinar el importe de la indemnización correspondiente a cada crédito, por lo que anuló la sentencia recurrida y devolvió el asunto al tribunal de origen.
3. Litigio de indemnización por infracción de derechos de propiedad intelectual e industrial: enfoque de Daeryun
Derechos de propiedad intelectual e industrial En materia de indemnización conforme a la Ley de Marcas de la República de Corea, cuando por la naturaleza de los hechos resulte difícil esclarecer los elementos necesarios para acreditar el importe de los daños, este podrá determinarse atendiendo al conjunto de las alegaciones formuladas en el proceso y al resultado de la práctica de la prueba.
Para determinar el importe concreto de los daños, deben identificarse los hechos indiciarios que sirvan de base para calcularlo y valorarse razonablemente, de modo que se establezca una cantidad objetivamente justificable.
Aunque un acreedor posea varios créditos indemnizatorios frente a un mismo deudor, la fecha inicial del plazo de prescripción extintiva o las excepciones que el deudor pueda oponer pueden diferir respecto de cada uno. Por tanto, el acreedor debe especificar el importe reclamado por cada crédito indemnizatorio.
El cálculo de la indemnización en los litigios por infracción de derechos de propiedad intelectual e industrial es una cuestión compleja que requiere conocimientos jurídicos especializados. También resulta importante adoptar una respuesta jurídica adecuada para limitar los daños derivados de la infracción.
Daeryun Sociedad de Abogados, a través de su 🔗Grupo de Propiedad Intelectual e Industrial, presta servicios jurídicos basados en su experiencia práctica en asuntos relacionados con los derechos de autor, las patentes, las marcas, los diseños industriales, la competencia desleal, los secretos comerciales y las conductas ilícitas conexas.
