Litigio de patentes | Desestimación del recurso de la parte demandante sobre una patente en cotitularidad relativa a una composición y un método para tratar trastornos neuropsiquiátricos

Este caso de litigio de patentes, en el que se discutieron la cotitularidad del derecho de patente y la validez de la representación procesal, llegó hasta el Tribunal Supremo de la República de Corea.(Tribunal Supremo de la República de Corea, sentencia de 2024.12.26., asunto 2024후10825)

Se trataba de una demanda de anulación de una resolución administrativa sobre una solicitud de patente relativa a una composición y un método para tratar trastornos neuropsiquiátricos, presentada por las partes demandantes contra el director de la Oficina Surcoreana de Propiedad Intelectual.

Las partes demandantes interpusieron un recurso administrativo para obtener la anulación de la decisión de denegar la patente. Sin embargo, después de que el Tribunal de Propiedad Intelectual de Corea desestimara su solicitud, presentaron una demanda de anulación contra la Oficina Surcoreana de Propiedad Intelectual.

Las cuestiones controvertidas en este litigio de patentes eran la validez de las actuaciones procesales de las partes demandantes y la existencia de actividad inventiva en la invención objeto de la solicitud.

En este litigio de patentes, el tribunal de primera instancia desestimó las pretensiones de las partes demandantes.

En primer lugar, señaló que las actuaciones procesales de la sociedad demandante 1 no eran válidas.

El agente de patentes A y la firma de patentes B habían presentado la demanda como representantes procesales de la sociedad demandante 1, pero no habían recibido de esta un mandato válido.

El tribunal de primera instancia consideró que la demanda de la sociedad demandante 1 había sido presentada por personas sin poder de representación procesal y acordó su inadmisión sin examinar el fondo.

También desestimó las pretensiones de la sociedad demandante 2 y de la universidad demandante 3.

El tribunal consideró que la invención objeto de la solicitud, denominada «Composición y método para tratar trastornos neuropsiquiátricos», carecía de actividad inventiva y, por ello, no podía patentarse.

El tribunal de segunda instancia llegó a la misma conclusión que el de primera instancia.

También consideró que el recurso de la sociedad demandante 1 había sido interpuesto por personas sin poder de representación procesal y que, por tanto, era inadmisible.

En cuanto a las pretensiones de la sociedad demandante 2 y de la universidad demandante 3, reconoció el criterio jurídico según el cual un cotitular del derecho a obtener la patente puede presentar individualmente una demanda de anulación de la resolución administrativa. No obstante, consideró que la reivindicación 1 podía ser concebida fácilmente a partir de una invención anterior y que, por tanto, carecía de actividad inventiva, por lo que desestimó sus pretensiones.

Nota

Conforme a la Ley de Patentes de la República de Corea, cuando el derecho a obtener una patente pertenece a varias personas, la necesidad de una resolución uniforme exige que todos los cotitulares presenten conjuntamente tanto la solicitud de patente como la solicitud de revisión de las decisiones de denegación adoptadas por los examinadores de la Oficina Surcoreana de Propiedad Intelectual.

Sin embargo, como no existe ninguna disposición que exija que todos los cotitulares presenten conjuntamente la demanda de anulación de una resolución derivada de una decisión de denegación de patente, cualquiera de ellos puede presentar individualmente dicha demanda. Si adquiere firmeza una sentencia que anule la resolución, sus efectos se extienden a todos los demás cotitulares y se reanuda el procedimiento administrativo de revisión.

Si adquiere firmeza una sentencia que desestime la pretensión de anulación y se mantiene la resolución administrativa, ello no afecta a los derechos de los demás cotitulares que no la impugnaron.

Además, una demanda de anulación de una resolución derivada de una decisión de denegación de patente no constituye un supuesto de litisconsorcio necesario en el que todos los cotitulares deban actuar conjuntamente, pues ello podría producir el resultado injusto de impedir a los demás cotitulares ejercer sus derechos o incluso provocar su extinción.

El Tribunal Supremo de la República de Corea mantuvo el criterio de la sentencia recurrida sobre este litigio de patentes y desestimó las pretensiones de las partes demandantes.

Respecto del recurso de la sociedad demandante 1, el Tribunal Supremo consideró que el agente de patentes y la firma de patentes no habían recibido mandato procesal y que tampoco podía reconocerse que dicha sociedad hubiera ratificado la presentación del escrito de interposición del recurso.

De acuerdo con su jurisprudencia previa, declaró que, salvo circunstancias especiales, la ratificación de las actuaciones procesales realizadas por un representante sin poder debe abarcar la totalidad de dichas actuaciones y que no está permitido ratificar solamente una parte de ellas.

Por tanto, consideró que el recurso de la sociedad demandante 1 había sido interpuesto por personas sin poder de representación procesal y acordó su inadmisión.

El Tribunal Supremo también mantuvo el criterio de la sentencia recurrida respecto de los recursos de la sociedad demandante 2 y de la universidad demandante 3, y desestimó sus pretensiones.

Al igual que el tribunal anterior, el Tribunal Supremo consideró que, en la fase de solicitud de la patente, todos los cotitulares debían presentar conjuntamente la solicitud, pero que cualquiera de ellos podía presentar individualmente una demanda de anulación de la resolución administrativa.

Sin embargo, concluyó que un experto en la materia podía concebir fácilmente la reivindicación 1 a partir de una invención anterior, por lo que esta carecía de actividad inventiva y los recursos de la sociedad demandante 2 y de la universidad demandante 3 no tenían fundamento.

Este asunto de litigio de patentes planteó cuestiones relativas a la cotitularidad del derecho de patente y a la validez de la representación procesal.

El caso volvió a poner de relieve la validez de la representación en los litigios de patentes, los derechos y responsabilidades de los cotitulares conforme a la legislación de patentes y los criterios para apreciar la actividad inventiva.

Como muestra el caso de la sociedad demandante 1, la falta de un poder de representación válido al presentar una demanda o interponer un recurso puede provocar la inadmisión del procedimiento. Por ello, antes de iniciarlo resulta especialmente importante comprobar la habilitación del representante y el procedimiento de otorgamiento del mandato.

La sentencia también aclaró que no se reconoce actividad inventiva cuando, en comparación con una invención anterior, la invención objeto de la solicitud puede concebirse fácilmente.

El pasado 17 de diciembre, el Tribunal Supremo de la República de Corea consideró asimismo que no podía negarse la actividad inventiva de una invención patentada denominada «Dispositivo de apilamiento de placas de electrodos para baterías secundarias», anuló la sentencia recurrida y devolvió el asunto para que se examinara nuevamente la pretensión de la parte demandante.

Para determinar si una invención tiene actividad inventiva, primero deben examinarse el alcance y el contenido del estado de la técnica, las diferencias respecto de este y las pruebas sobre el nivel técnico de un experto en la materia. Después debe analizarse si, atendiendo al nivel de la técnica en la fecha de presentación de la solicitud de patente, ese experto habría podido superar tales diferencias y concebir fácilmente la invención a partir del estado de la técnica.

Esta valoración no debe efectuarse retrospectivamente, partiendo de la premisa de que el experto en la materia ya conocía la tecnología divulgada en la memoria descriptiva de la invención cuya actividad inventiva se examina.

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Antes de que surja una controversia administrativa sobre patentes como la de este caso, puede resultar conveniente obtener asesoramiento sobre la legislación de patentes y preparar una estrategia de respuesta desde distintas perspectivas para evitar el uso innecesario de los recursos de la empresa.