Patentes y modelos de utilidad

Cuando se desarrollan conjuntamente patentes o modelos de utilidad, suelen surgir controversias sobre la titularidad de los derechos y las licencias de explotación.

En particular, la ausencia de cláusulas contractuales claras sobre la titularidad de los derechos o la omisión de inscribir su transmisión tras el desarrollo conjunto pueden dar lugar posteriormente a controversias por vulneración de derechos de explotación comercial o por licencias de explotación.

Para prevenir estas controversias, el contrato de desarrollo conjunto debe especificar detalladamente la titularidad de los derechos, la distribución de los beneficios y el establecimiento de licencias de explotación, y debe formalizarse un acuerdo antes de presentar la solicitud para definir claramente la estructura de los derechos.

También resulta aconsejable completar sin omisiones la inscripción de la transmisión de los derechos tras el desarrollo conjunto y celebrar por separado un contrato de explotación entre sus titulares.

Las invenciones laborales plantean cuestiones sobre la titularidad de los derechos cuando una tecnología inventada por un trabajador en el desempeño de sus funciones da lugar a una solicitud de patente de la empresa.

En tal caso, el trabajador, en calidad de inventor, tiene derecho a reclamar una compensación adecuada, mientras que la empresa puede solicitar la transmisión de sus derechos.

La falta de pago de la compensación, las controversias sobre la titularidad y la renuncia a los derechos pueden suponer riesgos importantes para la gestión empresarial.

Para abordar estas cuestiones, es esencial establecer las normas de compensación por invenciones laborales en la normativa interna o en el contrato de trabajo y definir previamente los criterios de cálculo y el procedimiento de pago.

También resulta eficaz exigir la presentación de una declaración de invención y la formalización de un contrato de transmisión de derechos para aclarar su titularidad y reducir la posibilidad de controversias jurídicas mediante el pago de la compensación.

Existe infracción de patente cuando una tecnología comprendida en el ámbito de protección del derecho se explota con fines empresariales sin autorización de su titular.

La fabricación, venta, transmisión, importación o utilización, entre otros actos relativos a productos y procedimientos, pueden constituir una infracción, y los derechos sobre modelos de utilidad reciben la misma protección.

La similitud técnica se determina con arreglo a los principios de infracción literal e infracción por equivalencia, por lo que conviene que un abogado especializado en patentes o un agente de patentes examine si existe una posible infracción.

Asimismo, antes de lanzar un producto resulta aconsejable examinar el alcance de los derechos para evitar posibles infracciones y, cuando exista el riesgo de vulnerar derechos ajenos, obtener una licencia de explotación para reducir el riesgo de controversias.

Tras presentarse una solicitud de patente, la Oficina de Propiedad Intelectual de la República de Corea publica su contenido en el boletín de patentes.

La divulgación de la tecnología objeto de la solicitud puede permitir que empresas competidoras desarrollen diseños alternativos o productos de imitación, o que se apropien de la tecnología.

En particular, si la solicitud se deniega o se abandona antes del registro, la tecnología queda a disposición del público sin que exista un derecho registrado, lo que puede suponer un riesgo crítico para la empresa.

Por ello, antes de divulgar una tecnología esencial, debe decidirse con rapidez si se prepara su comercialización y si se obtendrán los derechos correspondientes.

Incluso después del registro de una patente, es frecuente que una parte interesada solicite un procedimiento de nulidad para extinguir el propio derecho.

En particular, si existe un estado de la técnica anterior o la actividad inventiva es insuficiente, el derecho puede quedar anulado incluso después de su registro.

La otra parte también puede solicitar un procedimiento declarativo negativo sobre el alcance del derecho para obtener una declaración de que «el producto en cuestión no infringe la patente» y neutralizar así la controversia.

Para afrontar estas situaciones, es necesario efectuar una búsqueda suficiente del estado de la técnica antes de solicitar la patente y, tras el registro, examinar el alcance de protección de la patente registrada y seguir, cuando proceda, un procedimiento para limitarlo adecuadamente o rectificarlo.

Si se inicia uno de estos procedimientos, debe presentarse con prontitud un escrito de alegaciones y adoptarse una respuesta activa mediante dictámenes periciales y la obtención de pruebas de la infracción.

Quien vulnere un derecho de patente o una licencia exclusiva de explotación podrá ser castigado, conforme al artículo 225 de la Ley de Patentes de la República de Corea, con una pena de prisión de hasta 7 años o una multa penal de hasta 100 millones de wones surcoreanos.

Si la infracción es cometida por una persona jurídica, además de castigarse al autor material, la persona jurídica podrá recibir una multa penal de hasta 300 millones de wones surcoreanos.

Estas situaciones pueden producirse con frecuencia en la actividad empresarial, como en casos de filtración de tecnología, explotación no autorizada o fabricación de productos de imitación, por lo que requieren especial atención.

Además, la infracción de patente constituye un delito no perseguible si la víctima manifiesta su oposición a la pena, por lo que no puede castigarse al infractor si la víctima declara que no desea su sanción.

Cuando se produce una infracción de patente o modelo de utilidad, puede resultar eficaz obtener primero las pruebas de la infracción y solicitar una medida cautelar de prohibición para detener la distribución, además de presentar paralelamente una denuncia penal y una reclamación civil de indemnización por daños y perjuicios.

Alcanzar un acuerdo con el infractor también es importante para evitar que la controversia se prolongue y para resarcir los daños. Asimismo, cuando se desarrollen tecnologías que puedan suponer una infracción, se requiere establecer un sistema jurídico que exija efectuar previamente un análisis de patentes y un estudio de libertad de operación.

Se recomienda que las empresas que trabajan con patentes y modelos de utilidad soliciten asesoramiento jurídico a un abogado de empresa.

▶Principales aspectos de la asistencia letrada en materia de patentes y modelos de utilidad