CONTENTS
- 1. Contrefaçon de marque | Notion de marque
- - Étendue du droit des marques
- - Types de marques et exemples
- 2. Contrefaçon de marque | Niveau des sanctions
- - Conditions constitutives de la contrefaçon de marque
- 3. Contrefaçon de marque | Types fréquemment rencontrés en entreprise
- 4. Contrefaçon de marque | Mesures de réponse des entreprises
1. Contrefaçon de marque | Notion de marque
La contrefaçon de marque désigne l'acte par lequel une entreprise ou un particulier utilise sans autorisation une marque ou un logo largement connu, portant ainsi atteinte aux droits du titulaire de la marque.
Une marque désigne ici un signe, des lettres, une figure, une couleur, une forme tridimensionnelle ou une combinaison de ces éléments, utilisé afin de distinguer ses produits ou services de ceux d'autrui.
Plus récemment, des sons, des odeurs, des mouvements et des hologrammes peuvent également être reconnus comme des marques, ce qui élargit l'étendue de la protection.
La marque permet ainsi aux consommateurs d'identifier l'origine des produits et aux entreprises de protéger leur réputation et leur clientèle.
Étendue du droit des marques
Le droit des marques est un droit institué par l'enregistrement d'une marque. Il s'agit d'un droit exclusif permettant à son titulaire d'utiliser la marque enregistrée pour des produits et, à l'encontre de toute personne utilisant une marque similaire, d'en demander l'interdiction ou de réclamer des dommages-intérêts, de solliciter l'interdiction des actes de concurrence déloyale et de la contrefaçon, ainsi que de déposer une plainte pénale.
Ce droit produit ses effets dans la limite des produits désignés. Sa durée de protection est de 10 ans à compter de la date d'enregistrement et peut être renouvelée.
Types de marques et exemples
Les marques se répartissent en plusieurs catégories selon leur forme, et la Loi sur les marques les définit comme pouvant bénéficier d'une protection.
La plupart des actifs de marque utilisés par les entreprises dans le cadre de leurs activités relèvent également de ces catégories. Il importe donc de bien comprendre à l'avance quelles formes de marques peuvent être enregistrées.
① Marque verbale
Cette marque, composée de lettres ou de chiffres, protège le nom d'une marque tel qu'il est représenté par des caractères.
② Marque figurative
Cette marque est exclusivement composée d'une illustration, d'un signe ou d'un logo, sans éléments verbaux.
③ Marque complexe
Cette forme associe des éléments verbaux et figuratifs, en combinant notamment un nom et un logo.
④ Marque tridimensionnelle
Il s'agit de l'enregistrement de la forme ou de la configuration tridimensionnelle d'un objet en tant que marque. Cette méthode permet de protéger la conception d'un produit au titre du droit des marques.
⑤ Marque de couleur
Cette forme protège une couleur déterminée ou une combinaison de couleurs en tant que marque, en s'appuyant sur leur caractère propre et leur notoriété.
2. Contrefaçon de marque | Niveau des sanctions
Lorsqu'un acte de contrefaçon de marque est commis, son auteur peut être soupçonné d'une infraction à la Loi sur les marques de la République de Corée et faire l'objet d'une sanction pénale.
Pour apprécier les soupçons d'infraction à cette loi, il est notamment examiné si l'apparence et la dénomination des marques sont identiques selon l'appréciation sociale courante, si les produits sur lesquels la marque a été utilisée sont similaires et si celle-ci a été employée à titre de marque, plutôt qu'à de simples fins décoratives.
Lorsque la contrefaçon de marque est reconnue, elle est punie, conformément à la Loi sur les marques, d'une peine d'emprisonnement avec travail de 7 ans au plus ou d'une amende pénale de 100 millions de wons sud-coréens au plus. Les produits contrefaisants sont en outre confisqués.
La contrefaçon de marque ne relevant pas des infractions poursuivies uniquement sur plainte de la victime, elle peut être sanctionnée même en l'absence d'une telle plainte.
Conditions constitutives de la contrefaçon de marque
Pour que la contrefaçon de marque soit constituée, les conditions suivantes doivent être réunies.
① Utilisation d'une marque identique ou similaire à une marque enregistrée
② Utilisation pour des produits identiques ou similaires aux produits désignés
③ Utilisation à titre de marque (afin d'indiquer l'origine)
④ Utilisation sans titre légitime
Lorsque ces conditions sont réunies, l'auteur peut faire l'objet non seulement d'une demande de dommages-intérêts au civil et d'une demande d'interdiction de la contrefaçon, mais également de sanctions pénales.
3. Contrefaçon de marque | Types fréquemment rencontrés en entreprise
Les principaux types de contrefaçon de marque que les entreprises peuvent commettre par inadvertance dans la pratique ou rencontrer aisément dans le cadre de la concurrence et du marketing sont présentés ci-dessous.
À défaut d'identifier ces risques en amont et de mettre en place un dispositif de réponse, la responsabilité civile et pénale de l'entreprise peut être engagée.
① Utilisation d'un nom de produit ou d'un logo similaire à la marque d'un concurrent
Cette situation se présente lorsqu'une entreprise utilise, lors du lancement d'un nouveau produit, un nom ou un logo similaire à la marque d'un concurrent. S'il existe un risque d'erreur ou de confusion pour les consommateurs, l'utilisation est considérée comme une contrefaçon de marque.
En particulier, lorsque la conception, les couleurs et même la disposition des caractères sont similaires, l'atteinte peut être considérée comme manifeste.
② Utilisation de la marque enregistrée d'une autre entreprise comme mot-clé publicitaire en ligne
Il s'agit de définir la marque enregistrée d'un concurrent comme mot-clé dans des annonces liées aux recherches, sur Naver Shopping ou dans Google AdWords, notamment, afin d'afficher ses propres publicités.
Ce comportement est également considéré comme visant à attirer les consommateurs et donne fréquemment lieu à des litiges pour contrefaçon de marque.
③ Utilisation sans autorisation de la marque enregistrée d'une autre entreprise dans des hashtags de réseaux sociaux ou des noms de catégories de boutiques en ligne
Lorsqu'un nom de marque est enregistré, le fait d'insérer le nom de la marque d'une autre entreprise dans des hashtags destinés à promouvoir ses propres produits ou d'utiliser celui d'un concurrent comme nom de catégorie sur Instagram ou Naver Smart Store, notamment, constitue également une contrefaçon de marque.
Cette exploitation indue du caractère distinctif de la marque peut faire l'objet d'une action civile.
④ Fabrication et vente sans autorisation de produits dérivés de personnages associant un dessin ou modèle et une marque
Le fait d'utiliser sans autorisation l'image d'un personnage protégée par un droit des dessins et modèles et un droit des marques afin de fabriquer et de vendre des peluches, des articles de papeterie ou des produits dérivés constitue également une contrefaçon de marque.
⑤ Réservation d'un nom de domaine similaire à une marque enregistrée afin de vendre des produits similaires
Le fait de réserver un domaine similaire à la marque enregistrée et renommée d'une autre entreprise, puis d'y vendre des produits similaires ou de rediriger les visiteurs vers son propre site, peut donner lieu à un « litige relatif au nom de domaine ».
⑥ Apposition sans autorisation de la marque enregistrée d'une autre entreprise sur des produits OEM ou ODM
Dans le cadre d'une production OEM ou ODM, lorsque des produits ou leurs emballages portant une marque enregistrée sont fabriqués et vendus sans contrat formel de licence, une ordonnance de destruction de l'ensemble des produits et une sanction pénale peuvent être prononcées cumulativement.
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4. Contrefaçon de marque | Mesures de réponse des entreprises
Les entreprises peuvent réagir comme suit aux actes de contrefaçon de marque.
Pour les signes destinés à être utilisés, tels que les noms de produits, de services et de marques ainsi que les CI et BI, déposer au préalable une demande auprès de l'Office coréen de la propriété intellectuelle afin d'obtenir les droits correspondants, et gérer l'échéance de renouvellement (10 ans)
② Mise en œuvre d'un système de surveillance des atteintes
Contrôler en permanence, en ligne (Naver, Coupang, places de marché et publicité par mots-clés) et hors ligne, si des tiers utilisent, promeuvent ou vendent des marques identiques ou similaires à celles de l'entreprise
③ Gestion de la publicité par mots-clés, des hashtags et des noms de domaine
L'utilisation de la marque enregistrée d'une autre entreprise comme mot-clé publicitaire, hashtag ou nom de domaine pouvant constituer une contrefaçon, former l'équipe marketing interne et procéder à un examen préalable
④ Recherche sur les droits antérieurs et accord préalable en cas d'utilisation d'une marque similaire
Si la marque envisagée est similaire à une marque déjà enregistrée, effectuer une recherche sur les droits existants et, si nécessaire, conclure un contrat de licence
⑤ Envoi d'une mise en demeure et d'un courrier avec preuve officielle de son contenu en cas de contrefaçon
Lorsqu'une contrefaçon est constatée, adresser d'abord une mise en demeure, demander le retrait volontaire et notifier un courrier avec preuve officielle de son contenu afin d'y répondre rapidement
⑥ Dommages-intérêts au civil et mesure provisoire d'interdiction de la contrefaçon
En cas de refus de régularisation volontaire, demander des dommages-intérêts et solliciter une mesure provisoire d'interdiction de la contrefaçon afin de faire cesser rapidement les actes concernés
⑦ Dépôt d'une plainte pénale et demande de contrôle auprès du Service des douanes coréen
En cas d'atteinte intentionnelle ou répétée, ou lorsque des produits contrefaisants introduits clandestinement depuis l'étranger sont découverts, déposer une plainte pénale et demander au Service des douanes coréen de procéder à des contrôles lors du dédouanement
La contrefaçon de marque est une question juridique importante qui dépasse le simple litige et affecte directement la valeur de la marque de l'entreprise, la confiance de ses clients et son chiffre d'affaires.
Dans un contexte d'expansion des activités numériques, il convient notamment d'évaluer en amont les risques de contrefaçon de marque susceptibles de survenir par inadvertance dans la publicité par mots-clés, les boutiques en ligne ou le marketing sur les réseaux sociaux, et de mettre en place un dispositif de réponse juridique.
Chaque entreprise devrait mettre à jour son système de gestion des marques et son manuel de réponse aux atteintes. L'assistance d'un avocat intervenant en propriété intellectuelle peut contribuer à réduire les risques juridiques et à préserver sa compétitivité.
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