CONTENTS
- 1. Contrefaçon de brevet | notion et étendue de la protection
- - Conditions juridiques constitutives de la contrefaçon de brevet
- 2. Contrefaçon de brevet | niveau des sanctions
- 3. Contrefaçon de brevet | principaux cas de contrefaçon en entreprise
- - Fabrication et vente de produits similaires par un concurrent
- - Utilisation non autorisée d’une technologie par un partenaire commercial
- - Cas de violation d’un contrat de transfert de technologie
- - Création d’une entreprise fondée sur une technologie similaire par d’anciens dirigeants ou salariés
- - Contrefaçon de brevet par les distributeurs et les détaillants
- 4. Contrefaçon de brevet | risques pour les entreprises
- - Moyens de réponse juridique
- - Liste de contrôle pour prévenir les risques juridiques de l’entreprise
1. Contrefaçon de brevet | notion et étendue de la protection
La contrefaçon de brevet survient fréquemment lors du développement conjoint de technologies ou de la réalisation de projets collaboratifs avec d’autres entreprises.
Pour se protéger contre la contrefaçon de brevet, chaque entreprise doit déposer des demandes de brevet portant sur ses technologies essentielles ou prendre activement les mesures nécessaires à la défense des brevets qu’elle détient déjà.
Le droit de brevet désigne le droit d’exploiter exclusivement, pendant une durée déterminée, une invention susceptible d’application industrielle.
Les objets protégés par la législation coréenne sur les brevets comprennent notamment les produits, les procédés, les utilisations, les substances et les structures. Le titulaire d’un brevet enregistré a le droit d’interdire à un tiers d’exploiter sans autorisation l’invention brevetée et d’engager des actions en justice à ce titre.
L’étendue de la protection est limitée aux éléments figurant dans les revendications du brevet enregistré. L’exploitation par un tiers d’une technologie relevant de ces revendications est considérée comme une contrefaçon.
Conditions juridiques constitutives de la contrefaçon de brevet
Pour que la contrefaçon de brevet soit constituée, il faut premièrement qu’un brevet valide soit en vigueur, deuxièmement que le produit ou le procédé de l’autre partie relève des revendications de ce brevet et troisièmement que l’exploitation ait eu lieu sans droit légitime.
En particulier, pour une invention portant sur un produit, les actes de « production, utilisation, cession, importation ou vente » constituent des actes de contrefaçon. Pour une invention portant sur un procédé, sont notamment concernés « l’utilisation du procédé ainsi que la cession, l’utilisation ou l’importation d’un produit fabriqué selon ce procédé ».
2. Contrefaçon de brevet | niveau des sanctions
Pour que la contrefaçon de brevet soit constituée, le brevet concerné doit être en vigueur et ne pas avoir expiré, et l’acte de contrefaçon commis par un tiers doit relever de l’étendue de sa protection.
En outre, le tiers ne doit disposer d’aucun titre légitime l’autorisant à exploiter le brevet, et l’acte doit être accompli dans le cadre d’une activité économique.
Si une atteinte au droit de brevet ou au droit exclusif d’exploitation est reconnue, la Loi coréenne sur les brevets prévoit une peine d’emprisonnement avec travail pouvant aller jusqu’à 7 ans ou une amende pénale pouvant atteindre 100 millions de wons sud-coréens.
Si la contrefaçon de brevet est commise par une personne morale, celle-ci peut également se voir infliger, indépendamment de l’auteur de l’acte, une amende pénale pouvant atteindre 300 millions de wons sud-coréens.
3. Contrefaçon de brevet | principaux cas de contrefaçon en entreprise
La contrefaçon de brevet ne résulte pas uniquement d’une simple similitude technique. Elle peut survenir dans diverses situations, notamment lors de transactions entre entreprises, de mouvements de personnel ou de transferts de technologie.
Les types de contrefaçon de brevet fréquemment rencontrés dans le cadre des activités des entreprises peuvent être présentés comme suit.
Fabrication et vente de produits similaires par un concurrent
Il s’agit du cas où un concurrent commercialise un produit dont la fonction, la forme ou la composition est substantiellement identique ou équivalente à celle du produit du titulaire du brevet.
Lorsque les éléments des revendications et leurs fonctions sont en substance identiques, une contrefaçon de brevet peut être reconnue.
La question de l’existence d’une contrefaçon suscite souvent des controverses, en particulier lorsque la fonction est simple ou que la différenciation technique n’est pas clairement établie.
Utilisation non autorisée d’une technologie par un partenaire commercial
Il s’agit du cas où une entreprise donneuse d’ordre remet des plans techniques ou un prototype à un fournisseur de pièces ou à un sous-traitant chargé de la fabrication, puis où ce partenaire les utilise sans autorisation pour fabriquer un produit similaire ou les communique à un tiers.
Une telle utilisation peut être interprétée comme une exploitation non autorisée dépassant le champ d’une « licence implicite » et engager la responsabilité pour contrefaçon.
Cas de violation d’un contrat de transfert de technologie
Il s’agit du cas où, après avoir reçu une technologie déterminée en vertu d’un contrat de transfert de technologie, le bénéficiaire utilise la technologie brevetée au-delà du champ contractuel, la retransfère à un tiers ou développe et commercialise de manière indépendante un produit fondé sur cette technologie.
Les actes dépassant le champ d’exploitation défini par le contrat constituent une contrefaçon de brevet et peuvent justifier une demande de dommages-intérêts ainsi que l’invalidation ou la résiliation de la licence.
Création d’une entreprise fondée sur une technologie similaire par d’anciens dirigeants ou salariés
Il s’agit du cas où, après avoir quitté l’entreprise, des membres essentiels du personnel chargés notamment de la recherche-développement ou de la conception créent leur propre entreprise en reproduisant substantiellement une technologie brevetée de leur ancien employeur ou en développant à partir de celle-ci un produit ou un procédé similaire.
Il existe notamment des cas dans lesquels des documents techniques, des schémas de circuits ou des plans de procédés de fabrication sont conservés au sein de l’entreprise, puis emportés et utilisés. Ce type de contrefaçon de brevet peut également se cumuler avec une divulgation illicite de technologie industrielle ou une violation de secrets d’affaires.
Contrefaçon de brevet par les distributeurs et les détaillants
La distribution de produits livrés par un fabricant ou leur vente sur une boutique en ligne peut constituer une contrefaçon de brevet.
En particulier, lorsque les produits sont fournis selon un modèle OEM, un vendeur peut être tenu de verser des dommages-intérêts alors même qu’il ignorait que le fournisseur avait fabriqué des produits contrefaisants.
La Cour suprême de la République de Corée considère également la vente comme un acte de contrefaçon. Les distributeurs doivent donc prendre ce risque en considération.
4. Contrefaçon de brevet | risques pour les entreprises
Les risques juridiques auxquels les entreprises sont exposées en matière de contrefaçon de brevet diffèrent selon qu’elles commettent la contrefaçon ou qu’elles en sont victimes. Dans les deux cas, les préjudices juridiques, financiers et commerciaux peuvent être très importants.
Ces risques peuvent être présentés plus précisément comme suit.
① Lorsque l’entreprise est l’auteur de la contrefaçon : atteinte au brevet d’un tiers
Dans ce cas, outre une demande de dommages-intérêts, une mesure provisoire interdisant la vente, une suspension du dédouanement à l’importation ou un rappel forcé peuvent retarder, voire interrompre entièrement, la commercialisation du produit.
En particulier, lorsque le caractère intentionnel de l’atteinte est établi, des dommages-intérêts pouvant atteindre le triple du préjudice peuvent être accordés, et les dirigeants ou salariés peuvent également faire l’objet de sanctions pénales.
② Lorsque l’entreprise est victime : atteinte à son propre brevet
En particulier, si la contrefaçon n’est pas détectée à temps, les pertes d’exploitation peuvent s’accumuler pendant toute sa durée et l’acquisition de nouveaux clients peut être entravée, ce qui peut entraîner un préjudice matériel considérable.
Dans ce cas, une réaction insuffisante aux allégations contestant les droits du titulaire du brevet peut conduire à la perte de ces droits. Une réponse en temps utile est donc importante.
③ Accroissement des risques sur les marchés mondiaux
Pour une même technologie, le dépôt d’une demande de brevet, l’étendue de l’enregistrement et la durée des droits diffèrent selon les pays, ce qui peut exposer l’entreprise à des allégations de contrefaçon à l’étranger.
Les États-Unis, l’UE et la Chine, notamment, ont tendance à accorder des dommages-intérêts très élevés et à ordonner des mesures entravant effectivement l’activité dans les litiges en matière de brevets. La gestion des risques internationaux est donc essentielle.
④ Effets défavorables sur l’image de l’entreprise et la levée de fonds
Pour les start-up et les petites ou moyennes entreprises en particulier, un litige en matière de brevets peut menacer la continuité de l’activité, et il arrive que les investissements ultérieurs cessent après le différend.
Moyens de réponse juridique
En cas de contrefaçon de brevet, une entreprise peut envisager de mettre en œuvre conjointement les mesures juridiques suivantes.
① Interdiction des actes de contrefaçon et mesures préventives
② Envoi d’une mise en demeure à l’auteur de la contrefaçon
③ Introduction d’une action en cessation de la contrefaçon et en dommages-intérêts
④ Demande de mesure provisoire (interdiction de vente ou d’importation)
⑤ Demande en nullité du brevet de l’autre partie
Liste de contrôle pour prévenir les risques juridiques de l’entreprise
La liste de contrôle suivante permet d’évaluer en amont les risques de contrefaçon de brevet.
| Élément à contrôler | Contrôle effectué |
|---|---|
| Recherche des brevets détenus par des tiers en lien avec les principaux produits et services | □ |
| Recherche et analyse préalables du risque de contrefaçon de brevet avant la commercialisation | □ |
| Gestion régulière du portefeuille de brevets de l’entreprise | □ |
| Conclusion de contrats de transfert de technologie et de confidentialité avec les partenaires commerciaux | □ |
| Existence d’engagements de confidentialité et de non-concurrence applicables aux dirigeants et salariés quittant l’entreprise | □ |
| Disponibilité de conseils juridiques et d’un manuel de réponse en cas de litige en matière de brevets | □ |
| Définition claire des droits et obligations dans les contrats de licence de technologie | □ |
| Mise en place d’un système permettant d’identifier les circuits de distribution nationaux et internationaux des produits contrefaisants | □ |
| Possibilité de réunir des preuves établissant le caractère intentionnel de la contrefaçon | □ |
| Élaboration préalable d’une stratégie de réponse à une procédure en nullité du brevet | □ |
La contrefaçon de brevet constitue un risque juridique majeur qui dépasse le simple litige et touche directement la compétitivité technologique, la part de marché et la valeur de la marque de l’entreprise.
La jurisprudence et la législation récentes tendent à renforcer davantage la protection des titulaires de droits. Il est donc indispensable de mettre en place un dispositif de gestion préventive et de préparation aux différends.
Les entreprises doivent prévenir la contrefaçon de brevet et, lorsqu’un acte de contrefaçon survient, protéger la valeur de leurs actifs avec l’assistance d’un professionnel du droit, notamment en réunissant les preuves de l’atteinte, en déterminant le montant des dommages-intérêts et en demandant des mesures provisoires dans le cadre d’une réponse rapide et adaptée.
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