CONTENTS
- 1. Demande internationale d’enregistrement de marque | Moyens d’obtenir des droits de propriété intellectuelle à l’étranger
- 2. Demande internationale d’enregistrement de marque | Modalités de dépôt de marques et de dessins ou modèles à l’étranger
- - Procédure de demande internationale selon le système de Madrid
- - Précautions à prendre lors de l’utilisation du système de Madrid
- 3. Demande internationale d’enregistrement de marque | Modalités de dépôt de dessins et modèles à l’étranger
- - Procédure de demande internationale selon le système de La Haye
- 4. Demande internationale d’enregistrement de marque | Stratégie en cas de rejet de la demande
- 5. Demande internationale d’enregistrement de marque | Assistance d’un conseil en propriété industrielle ou d’un avocat
1. Demande internationale d’enregistrement de marque | Moyens d’obtenir des droits de propriété intellectuelle à l’étranger
Pour demander l’enregistrement international d’une marque ou d’un dessin ou modèle, il convient de comprendre le principe de « territorialité » des droits de propriété intellectuelle.
En principe, les droits de propriété intellectuelle acquis dans un pays déterminé ne produisent leurs effets que dans ce pays.
Même lorsqu’une marque ou un dessin ou modèle est enregistré auprès de l’Office coréen de la propriété intellectuelle, cet enregistrement ne produit aucun effet à l’étranger.
Par conséquent, pour obtenir à l’étranger un droit des marques ou un droit des dessins et modèles et exercer un droit exclusif, il faut suivre une procédure d’enregistrement distincte conformément au droit du pays concerné ou à un traité international.
Pour les entreprises qui envisagent une expansion internationale, les vendeurs actifs sur des plateformes en ligne ou encore les fabricants proposant des créations originales, l’obtention de droits de propriété intellectuelle à l’étranger concerne non seulement la protection de leurs droits, mais aussi leur stratégie d’accès au marché.
Les demandes internationales d’enregistrement de marques et de dessins ou modèles permettent de se prémunir contre l’utilisation non autorisée de droits de propriété intellectuelle, d’empêcher en amont l’enregistrement de marques ou de dessins et modèles similaires et de prévenir de futurs litiges.
2. Demande internationale d’enregistrement de marque | Modalités de dépôt de marques et de dessins ou modèles à l’étranger
Les demandes internationales d’enregistrement de marques peuvent être réparties en quatre grandes catégories.
- Dépôt direct d’une demande de marque dans chaque pays : revendication de priorité au titre de la Convention de Paris
- Dépôt auprès de l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle ou de l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle : dépôt auprès d’un office des marques administré conjointement par plusieurs pays en vertu d’un traité multilatéral
- Dépôt auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle ou de l’Organisation régionale africaine de la propriété industrielle : recours à un organisme et à un régime de marques propres à une région déterminée
- Système de Madrid : recours au système comprenant l’Arrangement de Madrid et le Protocole de Madrid
Procédure de demande internationale selon le système de Madrid
Parmi les différents moyens de demander l’enregistrement international d’une marque, le plus couramment utilisé est le système de Madrid, auquel 131 pays sont parties.
Régi par l’Arrangement de Madrid et le Protocole de Madrid, ce système permet, sur le fondement d’une demande de base ou d’un enregistrement obtenu en République de Corée, de déposer simultanément une demande dans plusieurs pays au moyen d’une seule demande internationale présentée auprès du Bureau international de la WIPO.
L’utilisation d’une seule langue et le paiement d’un ensemble unique de taxes offrent une efficacité importante sur les plans financier et administratif.
Toutefois, en cas de recours au système de Madrid, l’enregistrement international reste dépendant de la demande ou de l’enregistrement de base pendant 5 ans à compter de la date de dépôt.
Cette situation est appelée « principe de dépendance de l’enregistrement international » ou « risque d’attaque centrale ». Si, pendant cette période, l’enregistrement national est invalidé ou la demande rejetée, l’enregistrement international peut s’éteindre dans la même mesure.
Ce principe s’applique même lorsque des droits de marque ont été obtenus dans des pays désignés tels que les États-Unis et le Japon.
Précautions à prendre lors de l’utilisation du système de Madrid
Lors d’un dépôt électronique, les informations relatives au déposant figurant dans la demande internationale doivent correspondre exactement à celles de la demande de base.
En outre, le rejet de la demande de base ou l’annulation de l’enregistrement pouvant affecter l’enregistrement international, il est préférable de s’assurer au préalable de la stabilité du droit de base.
3. Demande internationale d’enregistrement de marque | Modalités de dépôt de dessins et modèles à l’étranger
Les demandes d’enregistrement de dessins et modèles à l’étranger suivent deux voies similaires à celles des demandes internationales d’enregistrement de marques.
La première est la voie de Paris, qui consiste à déposer directement une demande dans chaque pays.
Il est courant de déposer la demande en revendiquant la priorité dans les 6 mois suivant le dépôt d’une demande de dessin ou modèle en République de Corée.
Cette voie étant directement soumise au droit, aux conditions d’enregistrement et aux critères d’examen du pays de dépôt, il est essentiel d’adapter la désignation du dessin ou modèle, le format des représentations graphiques et le code de classification aux normes de ce pays.
La seconde est la demande internationale effectuée au moyen du système de La Haye (Hague System).
Ce système permet, par la présentation d’une seule demande internationale auprès du Bureau international de la WIPO, d’obtenir simultanément des droits sur des dessins et modèles dans plusieurs pays ou régions.
Procédure de demande internationale selon le système de La Haye
La principale caractéristique du système de La Haye est qu’il permet de présenter une demande internationale sans dépôt préalable en République de Corée.
Une demande internationale peut être présentée dès lors que la nationalité, le domicile ou l’établissement commercial effectif du déposant relève d’une partie contractante.
En outre, une même demande peut comprendre jusqu’à 100 dessins ou modèles différents, à condition qu’ils appartiennent à une seule classe.
Après l’enregistrement international, l’office désigné de chaque pays procède à un examen au fond. En cas de notification de refus, il faut suivre la procédure prévue par le droit interne du pays concerné.
Même en l’absence de décision distincte accordant la protection, si aucun refus n’est notifié dans le délai imparti, le dessin ou modèle est réputé enregistré et peut ensuite bénéficier d’une protection pendant 15 ans.
4. Demande internationale d’enregistrement de marque | Stratégie en cas de rejet de la demande
Les demandes internationales d’enregistrement de marques font l’objet d’un examen au fond par l’office de chaque pays désigné, conformément au droit et aux critères d’examen de ce pays.
Toutefois, une demande de marque peut être rejetée pour différents motifs, notamment le risque de confusion quant à l’origine des produits, l’absence de caractère distinctif ou l’existence d’une marque antérieure enregistrée ou similaire .
Une notification de refus peut intervenir dans un délai de 1 an et 6 mois à compter de la date de la demande internationale. Dans ce cas, le déposant doit engager directement auprès de l’autorité compétente du pays concerné les procédures de contestation, de présentation d’observations ou de recours.
Les principales mesures à envisager en cas de rejet d’une demande internationale d’enregistrement de marque ou de dessin ou modèle sont les suivantes.
Élément stratégique | Explication |
1. Analyse précise des motifs de refus | Examiner attentivement les motifs d’appréciation et les dispositions juridiques mentionnés dans la notification de refus -Identifier notamment l’absence de caractère distinctif, le conflit avec une marque similaire ou la perte de nouveauté -Analyser les possibilités de contestation propres à chaque pays |
2. Recours à l’assistance de professionnels locaux dans le pays désigné | La réponse au refus étant régie par le droit interne de chaque pays, il peut être utile de mandater un conseil en propriété industrielle ou un professionnel du droit dans le pays concerné -Une réponse particulièrement rigoureuse est requise dans les principaux pays et régions, notamment aux États-Unis, au Japon et en Europe |
3. Stratégie de présentation d’observations et de modifications | La présentation d’observations ou de modifications partielles, telles que la limitation de la liste des produits ou la modification du signe, peut permettre de remédier aux motifs de refus |
4. Préparation des procédures ultérieures de réexamen ou de recours | Lorsqu’une simple réponse ne suffit pas, il est possible de contester le refus par une demande de réexamen ou une autre voie de recours -Il est important de formuler une argumentation structurée fondée sur la jurisprudence et les précédents -Il convient également de tenir compte des oppositions susceptibles d’être formées par des tiers |
5. Examen d’un nouveau dépôt dans chaque pays | Envisager un nouveau dépôt par la voie nationale |
5. Demande internationale d’enregistrement de marque | Assistance d’un conseil en propriété industrielle ou d’un avocat
En cas de rejet d’une demande internationale d’enregistrement de marque ou de dessin ou modèle, une réponse inadaptée peut compromettre l’obtention des droits dans le pays concerné.
Il est donc important d’assurer une gestion cohérente de l’ensemble du processus, de l’élaboration de la stratégie avant le dépôt au suivi pendant la procédure et aux mesures prises après celle-ci.
La demande internationale d’enregistrement de marque constitue un outil stratégique permettant de protéger concrètement les marques et les dessins et modèles d’une entreprise sur le marché mondial.
Parmi les différentes voies, telles que la voie de Paris, le système de Madrid et le système de La Haye, il convient de choisir celle qui correspond à l’objectif et aux pays visés, tout en tenant compte de la situation du déposant, notamment de l’existence d’un droit de base, des coûts et de l’efficacité de la gestion.
Il est notamment utile de recourir aux systèmes de dépôt électronique et de comprendre précisément les mécanismes d’examen et de protection du Bureau international et des offices désignés de chaque pays.
À cette fin, l’assistance d’avocats spécialisés en droits de propriété intellectuelle, de conseils en propriété industrielle, d’avocats spécialisés en droit douanier ou d’avocats étrangers exerçant comme conseils en droit américain aux États-Unis peut être nécessaire.
Le Cabinet d'avocats Daeryun a conclu des protocoles d’accord (MOU) avec des cabinets d’avocats locaux à l’étranger et fournit, dans le cadre de cette coopération, une assistance aux personnes souhaitant déposer une demande internationale d’enregistrement de marque. Les personnes concernées peuvent solliciter une consultation juridique pour toute question.
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