CONTENTS
- 1. Client sollicitant une assistance pour répondre à une action en contrefaçon de marque
- - Action en contrefaçon de marque : qu'est-ce qu'une action en constatation d'un droit d'usage antérieur ?
- 2. Assistance apportée pour répondre à l'action en contrefaçon de marque
- - Réponse à l'action en contrefaçon de marque 1. Argument tiré de l'atteinte aux droits sur la marque
- - Réponse à l'action en contrefaçon de marque 2. Argument excluant la reconnaissance d'un droit d'usage antérieur
- 3. Résultat de l'assistance dans l'action en contrefaçon de marque : rejet de la demande
1. Client sollicitant une assistance pour répondre à une action en contrefaçon de marque
Le client a sollicité une assistance pour répondre à une action en contrefaçon de marque.
Le demandeur avait engagé contre lui une action en constatation de l'existence d'un droit d'usage antérieur.
Pour préserver les droits du client sur sa marque, il était nécessaire d'obtenir le rejet de la demande.
Un avocat de Daeryun a examiné en détail cette action en contrefaçon de marque et élaboré une stratégie de réponse.
Action en contrefaçon de marque : qu'est-ce qu'une action en constatation d'un droit d'usage antérieur ?
L'article 103 de la Loi sur les brevets de la République de Corée protège la personne qui exploitait « de bonne foi » une invention déterminée avant le dépôt de la demande de brevet en lui permettant de poursuivre cette exploitation même après l'enregistrement du brevet relatif à cette invention. Ce droit est appelé droit d'usage antérieur.
Le droit d'usage antérieur peut appartenir à une personne qui, sans connaître l'invention faisant l'objet de la demande de brevet, l'a réalisée de manière indépendante ou qui, après l'avoir apprise ou reçue de son inventeur, préparait ou exerçait une activité reposant sur cette invention.
Pour que ce droit soit constitué, l'exploitation de l'invention ou ses préparatifs en Corée doivent avoir commencé avant le dépôt de la demande de brevet.
Un usage temporaire ne permet pas de faire reconnaître ce droit, qui n'est admis que si l'invention a été exploitée de bonne foi.
Le droit ne peut être exercé que dans les limites de l'invention exploitée antérieurement et de l'objet de l'activité concernée. Il n'est pas reconnu en cas de modification de cet objet.
Le droit d'usage antérieur est donc un dispositif permettant à la personne qui exploitait légitimement une invention ou préparait son exploitation avant le dépôt d'une demande de brevet de conserver ce droit dans certaines limites après l'enregistrement du brevet correspondant.
Dans ce contexte, l'expression « de bonne foi » signifie que l'utilisateur ignorait l'existence de l'invention au moment du dépôt de la demande de brevet et qu'il l'exploitait légitimement, sans intention déloyale.
Pour le démontrer, il convient d'établir notamment les traces de l'exploitation de l'invention, la date à laquelle elle a commencé et l'absence de connaissance de l'invention brevetée.
La charge de la preuve incombant entièrement à la personne qui invoque le droit d'usage antérieur, celle-ci doit démontrer qu'elle a développé l'invention de manière indépendante ou qu'elle en a pris connaissance de façon licite et de bonne foi.
2. Assistance apportée pour répondre à l'action en contrefaçon de marque
Pour répondre à l'action en contrefaçon de marque, des éléments de preuve réfutant les prétentions du demandeur ont été recueillis et présentés.
Réponse à l'action en contrefaçon de marque 1. Argument tiré de l'atteinte aux droits sur la marque
Dans le cadre de l'action relative à la 🔗contrefaçon de marque, il a été souligné que le demandeur avait porté atteinte aux droits du client sur sa marque.
Sans aucune autorisation du client, le demandeur utilisait cette marque en ligne tout en vendant les mêmes produits.
La similitude entre des marques doit être appréciée en examinant objectivement, globalement et séparément leur aspect visuel, leur prononciation et leur signification, afin de déterminer s'il existe un risque de méprise ou de confusion dans les échanges commerciaux.
Il a été soutenu que le demandeur reprenait à l'identique la marque du client, qu'elle était manifestement identique, selon les usages commerciaux, à la marque enregistrée en cause et qu'elle pouvait également être considérée comme identique quant à sa prononciation.
Réponse à l'action en contrefaçon de marque 2. Argument excluant la reconnaissance d'un droit d'usage antérieur
En réponse à l'action en contrefaçon de marque, il a été soutenu que le droit d'usage antérieur ne pouvait pas être reconnu.
Pour qu'un tel droit soit reconnu, les conditions suivantes doivent être réunies : ▲l'absence d'intention de concurrence déloyale ▲l'usage continu en Corée, depuis une date antérieure à la demande d'enregistrement de la marque d'autrui, d'une marque identique ou similaire à celle-ci pour des produits identiques ou similaires aux produits désignés ▲l'usage, conformément aux pratiques commerciales, de son propre nom, de sa dénomination commerciale ou d'un autre signe d'identification personnelle en tant que marque.
Or, alors qu'il travaillait dans l'entreprise du client, le demandeur avait repris à l'identique les idées et les méthodes commerciales qu'il y avait acquises pour créer sa propre société.
En outre, il n'utilisait pas cette dénomination commerciale avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement de la marque du client. Ce n'est qu'après ce dépôt qu'il avait modifié la dénomination de sa société pour y intégrer le terme concerné.
L'avocat chargé de l'action en contrefaçon de marque a souligné que le caractère intentionnel des actes du demandeur, apprécié au regard du moment où l'usage avait commencé, excluait que les conditions du droit d'usage antérieur soient réunies.
3. Résultat de l'assistance dans l'action en contrefaçon de marque : rejet de la demande
À l'issue de l'assistance apportée dans l'action en contrefaçon de marque, la demande du demandeur a été rejetée et les droits du client sur sa marque ont pu être préservés.
La juridiction a estimé : « L'utilisation de cette dénomination commerciale par le demandeur doit être considérée comme portant atteinte aux droits attachés à chacune des marques enregistrées en cause. Les prétentions du demandeur ne sont donc pas fondées. »
Une action en contrefaçon de marque requiert l'examen de diverses décisions de justice et interprétations juridiques relatives à la Loi sur les marques de la République de Corée, ainsi que la collecte des éléments de preuve déterminants pour conduire la procédure.
Le Cabinet d'avocats Daeryun s'appuie sur une base de données contentieuse constituée à partir d'environ 140 000 consultations recensées au total au cours des 3 dernières années afin d'élaborer des modalités de réponse adaptées à la situation de chaque client.
Pour toute question relative à une action en contrefaçon de marque de cette nature, vous pouvez demander au Cabinet d'avocats Daeryun de vous orienter vers un 🔗avocat.
Ce contenu est basé sur des études de cas réelles de Cabinet d’avocats Daeryun avec quelques adaptations, et les droits d'auteur appartiennent à notre cabinet.
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