Одна система служебных изобретений — иск на несколько миллиардов южнокорейских вон? Необходимая стратегия для компаний, выходящих на зарубежные рынки

В соответствии с частью 6 статьи 15 Закона Республики Корея о содействии изобретательству работник, передавший работодателю права на служебное изобретение, имеет право на получение «справедливого вознаграждения».

Размер вознаграждения определяется с учетом выгоды, получаемой работодателем, а также вклада работодателя и работника в создание изобретения.

Верховный суд Республики Корея постановил, что под выгодой работодателя понимается выгода от исключительного использования изобретения, превышающая объем прав по безвозмездной неисключительной лицензии (решение Верховного суда Республики Корея по делу 2009다75178).

Суды обычно используют следующую структуру расчета.

• Расчет общего объема продаж
• Применение расчетной ставки лицензионного вознаграждения
• Учет коэффициента вклада исключительного права

Эта структура теоретически детализирована, однако компаниям сложно заранее точно определить размер вознаграждения.

В Японии действует структура, сходная с корейской.

В соответствии с частью 7 статьи 35 Патентного закона Японии размер вознаграждения определяется с учетом выгоды работодателя, понесенных им затрат и его вклада, условий, предоставляемых работнику, а также иных обстоятельств.

Японские суды считают основой для расчета вознаграждения только «сверхдоход», полученный работодателем сверх прав по неисключительной лицензии.

На практике используется расчет по формуле выручка × доля сверхнормативных продаж с последующим применением расчетной ставки лицензионного вознаграждения.

После вынесения ряда решений о выплате крупных вознаграждений японские компании существенно пересмотрели внутренние положения о служебных изобретениях.

Статья 40 Закона Великобритании о патентах предусматривает, что для выплаты вознаграждения за служебное изобретение должны быть соблюдены следующие два условия.

• Изобретение должно принести работодателю значительную выгоду
• Выплата вознаграждения должна быть справедливой

Основные судебные решения

• Kelly and Chiu v. GE Healthcare Ltd. (2009)
• Shanks v. Unilever Plc (2019)

Верховный суд Великобритании признавал наличие «значительной выгоды» путем сопоставления вклада соответствующего изобретения с общей прибылью компании.

В Великобритании случаи присуждения такого вознаграждения редки, а действующая структура считается благоприятной для компаний.

В США отсутствует отдельный закон о служебных изобретениях, а ключевое значение имеет принцип свободы договора.

Поэтому компании обычно включают в трудовой договор условие о предварительной передаче прав и предусматривают, что вознаграждение включено в заработную плату, не выплачивая его отдельно.

В деле Mosser Indus. Inc. v. Hagar 1978 года суд признал действительной даже выплату всего 1 доллара в качестве вознаграждения за служебное изобретение.

Американская система ориентирована на работодателя, а споры в конечном счете сводятся к толкованию договора.

Германия относится к числу стран с наиболее строгой системой защиты прав на служебные изобретения.

В соответствии со статьей 9 Закона Германии о служебных изобретениях работников вознаграждение за служебное изобретение = стоимость изобретения × доля работника.

• Стоимость изобретения → объем продаж × стандартная ставка лицензионного вознаграждения
• Доля работника → совокупный учет вклада в постановку задачи, вклада в ее решение, занимаемой должности и других факторов

Федеральный верховный суд Германии постановил, что при наличии явной несправедливости соглашение о вознаграждении может быть признано недействительным (решение от 12 ноября 2024 года).

Деятельность в Германии требует от компаний особенно тщательного управления этими вопросами.

Для правового признания изобретения должны быть соблюдены следующие требования.

① Промышленная применимость: технология должна допускать многократное применение в промышленности; идеи, находящиеся лишь на теоретической или экспериментальной стадии, этому требованию не соответствуют.

② Новизна: технология не должна совпадать с технологиями, раскрытыми в Республике Корея или за рубежом до подачи заявки.

③ Изобретательский уровень: технология должна иметь уровень, при котором специалист в соответствующей области не мог бы легко прийти к такому решению.

④ Соблюдение требований к описанию изобретения: содержание изобретения должно быть изложено ясно и конкретно, чтобы третье лицо могло его воспроизвести

Система служебных изобретений представляет собой сферу управленческих рисков, непосредственно связанную со стратегией компании в области интеллектуальной собственности.

Дэрюн оказывает следующие комплексные юридические услуги посредством взаимодействия адвокатов, специализирующихся на правах интеллектуальной собственности и корпоративном праве, адвокатов с опытом анализа зарубежного законодательства и патентных поверенных.