案例分析 / 法律动向

专利诉讼 | 指出违反专利说明书记载要求,成功获得注册无效审判请求支持

下面将通过专利诉讼案例,介绍专利说明书记载要求的重要性。

因专利说明书未满足记载要求而请求进行注册无效审判,韩国大法院支持了该请求。

1. 专利诉讼,是否违反专利说明书记载要求成为争议焦点

该案后来演变为专利诉讼,争议焦点在于是否违反专利说明书的记载要求。

该案后来演变为专利诉讼,涉及便携设备摄像头所需的“小型远摄镜头组件”专利发明。

该专利属于产品发明,旨在提供总光路长度与有效焦距之比小于现有镜头组件、同时具有良好图像质量的小型远摄镜头组件。

本案发明的技术特征在于,镜头组件虽具有较短的光路长度,却具备远摄镜头功能,并能呈现良好的图像质量。

发明说明书中记载了该发明的效果,以及通过镜头元件组合示例,有助于使像面所有视场实现对焦并减少色差等内容。

A企业就该小型远摄镜头组件专利办理了专利说明书注册。但是,B企业认为说明书中未明确记载符合专利说明书标准的制造方法,因违反专利说明书记载要求,请求对该专利发明进行注册无效审判,原审作出了支持该审判请求的审决。

A企业遂针对注册无效审判请求提起了撤销上告。

2. 专利诉讼,原审的判断

韩国《专利法》第42条第3款第1项规定,应当作出明确、详细的记载,以使发明能够容易实施。

这是为了使第三方仅凭说明书即可容易了解专利申请所涉发明的内容,并明确拟受保护的技术内容及范围。

上述条款所要求的说明书记载程度,是指仅凭记载内容即可准确理解并同时再现该发明的程度。(参见韩国大法院2006. 11. 24.宣告的2003후2072号判决)

虽然并不要求必须记载实施例,但如果本领域普通技术人员根据申请时的技术水平,在不进行过度实验或运用特殊知识的情况下,仅凭说明书的记载无法制造或使用该产品,则应认定其不符合记载要求。(参见韩国大法院2015.9.24.宣告的2013후525号判决)

该案说明书并未记载如何在韩国《专利法》规定的权利要求范围内制造出能够实现良好图像质量的镜头组件。

说明书中没有任何足以推断本领域普通技术人员可按照其中记载的制造方法进行生产的提示或暗示,也没有资料能够证明按照本案更正发明申请时的技术水平可以制造出此类镜头组件。

最终,按照申请时的技术水平,本领域普通技术人员如果不进行过度实验或运用特殊知识,就无法制造该产品。

该专利诉讼的原审据此认为,发明说明并未明确、详细地记载到能够使本领域普通技术人员容易实施该发明的程度。

3. 专利诉讼,韩国大法院的判断

不服专利诉讼原审判决的原告提起上告,请求撤销审决。

即使参照申请时的技术常识,如果仍无法将发明说明书记载的内容扩展或概括至权利要求所记载的发明范围,则不能认为该权利要求获得了发明说明的支持。(参见韩国大法院2006.5.11.宣告的2004후1120号判决)

韩国大法院认为,就作为专利核心的技术说明而言,本领域普通技术人员如果不进行过度实验或运用特殊知识,就无法仅凭上述记载内容制造该镜头组件;这一判断是妥当的。韩国大法院认可原审判断,驳回了该专利诉讼的上告。

4. 专利诉讼,大倫的策略是什么?

为应对专利诉讼,最重要的是准确、清楚地撰写专利说明书。

因此,从专利说明书撰写阶段开始就请具备专利法专业知识的专业律师提供协助,是最好的选择。

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