상표권침해소송 | 원고 청구 기각 이끌며 의뢰인 상표권 지켜낸 사례

특허법 제103조는 특허 출원 전에 특정 발명을 ‘선의로 사용’하던 사람이, 그 발명에 대한 특허가 등록되더라도 계속 사용할 수 있도록 보호하는 법률이며, 이를 선사용권이라고 부릅니다.

선사용권은 특허 출원된 발명을 알지 못한 상태에서 스스로 발명을 실시했거나, 발명을 한 사람으로부터 배우거나 전달받아 사업을 준비하거나 실행하던 사람이 가질 수 있는 권리입니다.

선사용권이 성립하기 위해서는 국내에서 실시하거나 준비 중, 발명을 사용한 시점이 특허 출원 이전이어야 합니다.

일시적으로 사용했을 경우에는 권리를 인정받지 못하며, 반드시 선의로 발명을 사용한 경우에만 인정됩니다.

선사용자가 실시하던 발명 및 사업 목적 범위 내에서만 권리 행사가 가능하며, 사업 목적을 변경하는 경우에는 인정되지 않습니다.

즉, 선사용권은 특허 출원 전에 발명을 정당하게 사용하거나 준비 중인 사람이, 해당 발명에 대한 특허권 등록 이후에도 일정한 범위 내에서 권리를 유지할 수 있도록 보장하는 제도입니다.

여기서 '선의로 사용'했다는 것은 사용자가 특허 출원 당시 해당 발명을 알지 못했고, 부정한 의도 없이 발명을 정당하게 사용했음을 의미합니다.

이를 입증하기 위해서는 발명 사용 기록, 사용 시점 증명, 특허 발명에 대한 비인지 등을 증명해야 합니다.

선사용권 주장 시 입증 책임은 전적으로 사용자에게 있기 때문에, 발명을 독립적으로 개발했거나 발명을 알게 된 과정이 합법적이고 선의임을 입증해야 합니다.

🔗상표권침해 소송을 위해 원고의 상표권 위반 행위를 강조했습니다.

원고는 의뢰인의 어떠한 허락도 없이 해당 상표를 온라인에 사용하면서, 같은 상품을 판매하고 있습니다.

상표의 유사 여부는 대비되는 상표를 외관, 호칭, 관념의 측면에서 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰해 거래상 오인∙혼동의 염려가 있는지에 따라 판단해야 합니다.

원고는 의뢰인의 상표를 그대로 사용하고 있으며, 이 사건 등록상표와 거래통념상 동일한 것이 명백하고 호칭 또한 이 사건 등록상표와 동일한 상표로 볼 수 있다는 점을 주장했습니다.

상표권침해소송 대응을 위해 선사용권이 인정될 수 없다는 점을 주장했습니다.

선사용권이 인정되기 위해서는 ▲부정경쟁의 목적이 없을 것 ▲타인의 등록상표와 동일, 유사한 상표를 그지정상품과 동일, 유사한 상품에 사용하는 자로서 타인의 상표등록 출원 전부터 국내에서 계속 사용하고 있을 것 ▲자기의 성명, 상호 등 인격의 동일성을 표시하는 수단을 상거래 관행에 따라 상표로 사용하는 자일 것이 성립되어야 합니다.

그러나 원고는 의뢰인의 회사에 재직하면서 얻은 아이디어와 영업 수법을 그대로 빼돌려 자신의 회사를 설립했습니다.

또한 원고는 의뢰인의 상표출원일 전부터 해당 상호를 사용했던 것이 아니라, 의뢰인이 상표출원을 하자 비로소 해당 단어로 회사 상호를 변경했습니다.

상표권침해소송을 맡은 변호사는 원고의 의도적인 행위는 그 사용 시점 자체에서 상표권은 선사용권 요건구성을 부정하는 것으로 봐야 한다고 강조했습니다.