Infracción de la Ley de Marcas | Representante de una empresa que infringió la Ley de Marcas obtiene una «decisión fiscal de no ejercer la acción penal»

El abogado especializado en derecho empresarial examinó primero detenidamente si la palabra clave publicitaria utilizada por el cliente constituía un signo susceptible de protección conforme a la Ley de Marcas.

El artículo 33, apartado 1, de la Ley de Marcas establece que, en principio, no pueden registrarse las marcas compuestas únicamente por la denominación genérica del producto, una denominación geográfica ampliamente conocida, su abreviatura o un mapa.

En este caso, la palabra clave controvertida contenía una denominación geográfica ampliamente conocida, correspondiente al nombre de una determinada ciudad de la República de Corea, y la denominación del sector añadida a continuación no era más que un término genérico recogido en un diccionario de la lengua coreana.

Por ello, el abogado especializado en derecho empresarial sostuvo de forma fundamentada que difícilmente podía considerarse que la propia palabra clave utilizada por el cliente constituyera una marca o un signo empresarial cuyo uso exclusivo estuviera permitido, y que el cliente no había tenido intención ni posibilidad de ser consciente de que infringía la Ley de Marcas.

El abogado especializado en derecho empresarial invocó como fundamento jurídico principal la sentencia 99후1645 del Tribunal Supremo de la República de Corea.

Esta sentencia declara que, aunque un nombre comercial o signo empresarial compuesto por una combinación de letras, números o denominaciones geográficas carentes de carácter distintivo o con un carácter distintivo débil haya llegado a ser ampliamente conocido en el país como consecuencia de su uso, los criterios de apreciación deben interpretarse y aplicarse de forma estricta, pues se estaría reconociendo un derecho sobre un signo que originalmente no podía ser objeto de exclusividad.

Asimismo, señala que este criterio jurídico debe aplicarse también cuando, al examinar la similitud de signos empresariales compuestos, se considere que alguno de sus elementos constituye el elemento dominante y se aprecie la similitud sobre esa base.

En consecuencia, el abogado especializado en derecho empresarial argumentó que difícilmente podía considerarse que la palabra clave utilizada por el cliente fuera el signo de una empresa concreta ampliamente conocido en el país y que, incluso si un consumidor medio encontraba dicha palabra clave, la probabilidad de que la asociara intuitivamente con la empresa denunciante o creyera que procedía de la misma fuente era extremadamente baja.

Conforme a la Ley de Prevención de la Competencia Desleal y Protección de Secretos Comerciales, para que exista un acto de competencia desleal deben cumplirse determinados requisitos, como la posibilidad de confusión con el signo empresarial de otra persona, el menoscabo de su reputación o la lesión de su carácter distintivo.

Sin embargo, la palabra clave publicitaria de este caso no era más que una combinación de una denominación genérica y otra geográfica. No se había imitado directamente la marca ni el signo empresarial de la empresa denunciante, y tampoco existían datos objetivos que acreditaran que, tras la publicación de los anuncios, se hubiera producido una confusión real entre los consumidores o un perjuicio comercial.

Además, el cliente adoptó rápidamente medidas posteriores, como suspender y eliminar los anuncios en cuanto tuvo conocimiento del problema. Tampoco se constató que pretendiera obtener un beneficio comercial indebido ni perjudicar el orden competitivo.

Tras valorar conjuntamente estas circunstancias, el abogado especializado en derecho empresarial expuso durante la fase de investigación que la conducta del cliente no reunía los elementos constitutivos de un acto de competencia desleal conforme a la Ley de Prevención de la Competencia Desleal y Protección de Secretos Comerciales.

La Ley de Prevención de la Competencia Desleal y Protección de Secretos Comerciales tiene por objeto regular las conductas que aprovechan indebidamente los logros, la reputación o los intereses comerciales de otras personas o que perjudican el orden competitivo leal.

Por su parte, la Ley de Marcas tiene como finalidad garantizar la seguridad del tráfico mercantil mediante la identificación del origen de los productos o servicios a través de las marcas y el reconocimiento de un derecho de uso exclusivo sobre las marcas registradas.

Una marca es un signo formado por letras, dibujos, símbolos, colores, formas tridimensionales o una combinación de estos elementos que se utiliza para distinguir los productos o servicios propios de los ajenos y que cumple la función de indicar su origen en el tráfico mercantil.

Una marca registrada es aquella inscrita en la Oficina de Propiedad Intelectual de la República de Corea conforme a la Ley de Marcas y respecto de la cual se reconoce a su titular un derecho de uso exclusivo y excluyente para los productos o servicios designados. Si un tercero utiliza sin autorización una marca idéntica o similar, puede plantearse una cuestión de infracción del derecho de marca.

Al seleccionar palabras clave para la publicidad, el marketing o las búsquedas en línea, las empresas deben actuar con especial cautela, pues incluso las denominaciones genéricas o geográficas pueden dar lugar a controversias penales o civiles si no se examinan suficientemente la posibilidad de confusión, el carácter distintivo y su relación con signos empresariales preexistentes.

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Las controversias que pueden surgir durante las actividades publicitarias o de marketing pueden derivar en responsabilidad penal aunque inicialmente parezcan menores, por lo que requieren un análisis jurídico y una respuesta profesionales.

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