Infracción del derecho de marca | Desestimación de la medida cautelar solicitada contra el cliente

El cliente gestionaba una empresa de distribución de alimentos y vendía productos a través de canales de distribución en línea y físicos utilizando un nombre de marca y un logotipo desarrollados por él mismo.

En determinado momento, la empresa A, competidora del cliente (en adelante, «el acreedor»), presentó una solicitud de medida cautelar para prohibir la violación del derecho de marca.

El acreedor alegó que el cliente utilizaba sin autorización una denominación y un diseño similares a los de una marca registrada a su nombre, y presentó ante el tribunal una solicitud de medida cautelar para que se ordenara el cese inmediato de toda producción, venta y publicidad de los productos.

En consecuencia, el cliente se encontró en una situación en la que, si el tribunal estimaba la solicitud de medida cautelar, tendría que cambiar de inmediato la marca y el nombre de los productos y suspender por completo las actividades de marketing, incluso antes de que se resolviera el proceso separado sobre el fondo del asunto.

▶🔗Marca: ¿qué es?
Es un signo utilizado para distinguir los productos propios de los de terceros.

▶¿Qué es un signo?
Es cualquier elemento utilizado para indicar el origen de un producto, como símbolos, letras, figuras, sonidos, olores, formas tridimensionales, hologramas, movimientos o colores, con independencia de su composición o forma de representación.

▶¿Qué es la prohibición de la violación del derecho de marca?
Es una medida destinada a prohibir el uso de una marca registrada ajena sin autorización legítima o de una marca tan similar que pueda generar confusión y vulnerar así los derechos de su titular.

▶¿Qué es una solicitud de medida cautelar para prohibir la violación?
Es una medida provisional que se tramita con mayor rapidez que el proceso sobre el fondo del asunto y cuya finalidad es detener temporalmente la conducta infractora para evitar daños al titular y preservar su derecho.

▶¿Qué es una medida cautelar?
Es un mecanismo que protege provisionalmente un derecho o una situación para permitir la posterior ejecución forzosa de la resolución judicial.

Se utiliza con frecuencia en litigios jurídicos distintos de los relativos a obligaciones dinerarias y se divide principalmente en dos clases.

1. Medida cautelar relativa al objeto del litigio
Ejemplo: impedir que la otra parte disponga del propio objeto litigioso, como un inmueble o una marca.

2. Medida cautelar para establecer una situación provisional
Ejemplo: determinar provisionalmente los derechos y obligaciones entre las partes hasta que se dicte la resolución sobre el fondo.

El aspecto más importante de esta solicitud de medida cautelar por violación del derecho de marca consistía en acreditar específicamente que la marca utilizada por el cliente y la registrada por el acreedor no eran sustancialmente similares.

Daeryun Sociedad de Abogados refutó las alegaciones del acreedor mediante la intervención conjunta de un agente de patentes y un abogado especializado, basándose en los siguientes elementos.

▶Diferencias en la composición denominativa: aunque ambas marcas podían compartir algunas palabras o sílabas similares, su composición léxica general y su estructura fonética eran distintas, por lo que se diferenciaban claramente desde el punto de vista auditivo.

▶Diferencias visuales en el diseño y el logotipo: la marca del cliente presentaba características claramente distintas en sus elementos gráficos, combinación de colores y diseño tipográfico, por lo que existía un bajo riesgo de confusión para el consumidor medio.

▶Diferencias entre las categorías de productos y los canales de distribución: los principales grupos de productos y canales de venta de ambas empresas eran notablemente diferentes, por lo que el riesgo real de error en el mercado era reducido.

Para que se estime una solicitud de medida cautelar, debe existir el riesgo de que la continuación de la conducta infractora cause un daño irreparable.

El abogado especializado en violaciones del derecho de marca solicitó la desestimación de la medida cautelar basándose en los siguientes argumentos.

▶El acreedor no había distribuido durante los últimos 6 meses productos que utilizasen la marca en cuestión.

▶No existían pruebas de que el uso de la marca por el cliente hubiese causado una pérdida concreta y directa de ventas o confusión en el mercado.

▶Por el contrario, la prohibición del uso de la marca por el cliente le causaría daños irreparables, como la retirada de la marca y la suspensión de las actividades de marketing.