CONTENIDO
- 1. Marcas y diseños | Contenido
- 2. Marcas y diseños | Principales cuestiones y estrategias relativas al derecho de marca
- - Tipos de marcas y alcance de la protección
- - Procedimiento de registro de marcas y motivos de denegación
- 3. Marcas y diseños | Medidas frente a la infracción de marcas y la competencia desleal
- - Sanciones penales, responsabilidad civil y decomiso por infracción de la Ley de Marcas
- 4. Marcas y diseños | Principales cuestiones y estrategias relativas al derecho de diseño industrial
- - Principales requisitos para el registro de diseños
- - Procedimiento de solicitud de registro de diseños
- - Motivos de denegación del registro de diseños
- 5. Marcas y diseños | Infracción del derecho de diseño industrial y medidas jurídicas
- - Prevención y gestión de controversias sobre derechos de diseño industrial
- - Uso estratégico y protección de los derechos de diseño industrial
1. Marcas y diseños | Contenido
En materia de marcas y diseños, el derecho de marca es el derecho conferido sobre un signo que permite identificar el origen de los productos o servicios ofrecidos por una empresa, como palabras, dibujos, símbolos o colores.
El derecho de marca permite que los consumidores reconozcan productos o servicios mediante una marca determinada, protege la confianza en ella y preserva el valor comercial de la empresa.
El derecho de diseño industrial protege la impresión estética producida por la apariencia visual de un producto, incluidos su configuración, forma, color y textura, y constituye un elemento esencial para su competitividad en el mercado.
Con la expansión de la distribución en línea y la creciente presencia en mercados internacionales, la apropiación y la imitación de marcas y diseños han resultado más fáciles. Esto ha puesto de relieve tanto la importancia de ambos derechos como la necesidad de una gestión integrada de los derechos de propiedad intelectual e industrial.
La violación de los derechos de marca y de diseño industrial puede producir efectos que van más allá de las pérdidas económicas, como el deterioro de la imagen de marca, la confusión de los consumidores, la obtención de beneficios indebidos por competidores y los obstáculos a la expansión internacional.
Por ello, es necesario establecer un sistema de gestión sistemático y estratégico que abarque desde el registro de los derechos hasta su uso, vigilancia y defensa frente a controversias, así como disponer de capacidad jurídica para adoptar las medidas pertinentes.
2. Marcas y diseños | Principales cuestiones y estrategias relativas al derecho de marca
Las principales cuestiones jurídicas y estrategias de actuación relativas al derecho de marca son las siguientes.
Tipos de marcas y alcance de la protección
Las marcas se dividen principalmente en marcas de productos, marcas de servicios, marcas colectivas y marcas colectivas de indicación geográfica, y el alcance de la protección varía según el tipo correspondiente.
Las marcas de productos se utilizan para los propios productos; las marcas de servicios, para identificar los servicios prestados; y las marcas colectivas, como distintivos de organizaciones o asociaciones.
Las marcas colectivas de indicación geográfica identifican los productos de una agrupación basándose en la reputación y el prestigio de una región determinada y cuentan con un régimen de protección jurídica distinto del aplicable a las marcas ordinarias.
Si se solicita el registro sin comprender correctamente estos tipos, puede reducirse el alcance de la protección o adquirirse un derecho inadecuado que no cubra las características pertinentes.
Por ello, antes de presentar la solicitud conviene seleccionar el tipo de marca adecuado conforme al modelo de negocio y la estrategia de mercado de la empresa y, cuando sea necesario, presentar solicitudes para varios tipos.
Procedimiento de registro de marcas y motivos de denegación
La solicitud de una marca es un procedimiento en el que se presentan ante la Oficina Surcoreana de Propiedad Intelectual la solicitud, la representación de la marca y la lista de productos o servicios designados, tras lo cual se realiza un examen previo al registro.
Durante este procedimiento, la solicitud puede denegarse por motivos como la infracción de la Ley de Prevención de la Competencia Desleal y Protección de Secretos Comerciales de la República de Corea, la similitud con una marca solicitada anteriormente o la falta de carácter distintivo.
En tal caso se concede la posibilidad de subsanar la solicitud, pero la falta de respuesta al requerimiento de subsanación puede dar lugar a que se considere abandonada.
Para evitarlo, es importante definir con claridad el alcance de los productos o servicios designados y desarrollar una marca distintiva con posibilidades de registro.
Cuando exista riesgo de denegación, puede actuarse por medio de un representante legal mediante la presentación de observaciones, la subsanación, la formulación de una oposición o el ejercicio de una acción de anulación de la resolución administrativa correspondiente.
3. Marcas y diseños | Medidas frente a la infracción de marcas y la competencia desleal
Conforme al artículo 108 de la Ley de Marcas de la República de Corea, se considera infracción el uso no autorizado, la falsificación, la posesión o la transmisión de una marca idéntica o similar a una marca registrada ajena.
Cuando existan indicios de infracción de una marca, puede solicitarse una medida cautelar de cesación para detener la distribución y el uso de materiales publicitarios.
También pueden adoptarse medidas jurídicas como la presentación de una denuncia penal, la reclamación de indemnización por daños y perjuicios y el decomiso y la destrucción de los productos infractores.
Cuando se haya registrado una marca similar para productos concretos de otra persona o la solicitud se haya presentado de mala fe, podrá procurarse la recuperación de los derechos mediante procedimientos de nulidad del registro o de cancelación del derecho de marca.
Por ello, cuando se detecten indicios de infracción, es importante obtener las pruebas pertinentes, como capturas de pantalla, registros de transacciones y muestras, y formular una estrategia preventiva con asesoramiento jurídico.
Sanciones penales, responsabilidad civil y decomiso por infracción de la Ley de Marcas
La infracción de la Ley de Marcas constituye un delito penal no sujeto al requisito de denuncia de la víctima, por lo que las autoridades investigadoras pueden ejercer la acción penal aunque no se presente una denuncia penal.
En caso de infracción, pueden imponerse una pena máxima de 7 años de prisión con trabajos o una multa penal máxima de 100 millones de wones surcoreanos, así como el decomiso y la destrucción de los productos infractores y de los instrumentos utilizados para fabricarlos (artículos 230 y 236 de la Ley de Marcas de la República de Corea).
En el ámbito civil, las pérdidas económicas derivadas de la infracción pueden recuperarse mediante una reclamación de indemnización por daños y perjuicios y una medida cautelar. Conforme a las reglas de presunción legal, el importe de la indemnización puede calcularse eligiendo uno de los beneficios obtenidos por el infractor.
Es imprescindible recabar minuciosamente pruebas de la infracción e identificar sus indicios; asimismo, para afrontar posibles medidas de decomiso, los elementos probatorios deben presentarse ante las autoridades investigadoras y los tribunales tan pronto como se confirme la infracción.
▶Puntos clave de la asistencia letrada en materia de marcas
Antes de solicitar una marca, deben comprobarse con antelación los motivos de denegación, como la existencia de carácter distintivo, el registro previo de marcas idénticas o similares y la posible vulneración del orden público o de las buenas costumbres, a fin de evaluar la posibilidad de registro.
② Evaluación de la infracción del derecho de marca y respuesta a las pretensiones de cesación
Debe analizarse si la marca utilizada por un competidor es idéntica o similar a la marca registrada, valorando conjuntamente la similitud de los productos o servicios, y prepararse la respuesta frente a las pretensiones de cesación de la infracción y las demandas de indemnización por daños y perjuicios.
③ Respuesta a los procedimientos de nulidad y cancelación del derecho de marca
Si una marca registrada se ha utilizado indebidamente, no se ha utilizado durante al menos 3 años o concurría en el momento del registro una causa de nulidad, como la falta de carácter distintivo o la vulneración del orden público, puede solicitarse su nulidad o cancelación, por lo que deben prepararse con antelación los argumentos de respuesta correspondientes.
④ Revisión de contratos de licencia y transmisión de marcas
El contrato debe recoger claramente la constitución de licencias exclusivas o no exclusivas, el alcance de uso, el territorio, la duración, los cánones, la prioridad entre los titulares de licencias exclusivas y la posibilidad de conceder sublicencias, con el fin de prevenir posibles controversias.
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4. Marcas y diseños | Principales cuestiones y estrategias relativas al derecho de diseño industrial
Las principales cuestiones jurídicas y estrategias de actuación relativas al derecho de diseño industrial son las siguientes.
Principales requisitos para el registro de diseños
Para obtener protección como diseño deben cumplirse los requisitos relativos a su vinculación con un producto, configuración formal, perceptibilidad visual y cualidad estética.
Debe tratarse de un bien mueble tangible susceptible de transacciones independientes o de un diseño digital, y su configuración debe permitir que su apariencia se perciba mediante una combinación de forma, contornos y colores.
El diseño debe poder apreciarse a simple vista y producir en el consumidor una impresión estética para que se reconozca su valor como tal.
Los tipos de letra también pueden protegerse como diseños, pero no son objeto de protección los simples patrones o las combinaciones de colores que no estén vinculados a un producto.
Para registrar un diseño deben cumplirse los 3 requisitos principales: aplicabilidad industrial, novedad y creatividad.
La aplicabilidad industrial exige que puedan fabricarse en serie productos idénticos mediante procedimientos mecánicos o artesanales, por lo que, en principio, las obras artísticas y los objetos artesanales no cumplen este requisito.
La novedad exige que el diseño no sea idéntico ni similar a otro ya divulgado o publicado, mientras que la creatividad requiere que una persona con conocimientos ordinarios no pueda crearlo fácilmente a partir de diseños anteriores.
Si no se cumplen estos requisitos, se deniega el registro. Por ello, es importante investigar los diseños anteriores antes de presentar la solicitud para comprobar la existencia de posibles lagunas de protección.
Procedimiento de solicitud de registro de diseños
Para obtener un derecho de diseño industrial debe presentarse una solicitud de registro de diseño ante la Oficina Surcoreana de Propiedad Intelectual.
La solicitud debe indicar el producto al que se aplica el diseño y los datos del creador e incluir los dibujos y la descripción; también pueden presentarse solicitudes múltiples e invocarse la prioridad reconocida por los tratados.
Durante el examen se valora la similitud con diseños anteriores y el cumplimiento de los requisitos de registro. Si concurre un motivo de denegación, puede responderse mediante la presentación de una subsanación o de una oposición.
En particular, antes de la resolución de registro puede solicitarse la aplicación de la excepción por pérdida de novedad para mantener la posibilidad de proteger un diseño ya divulgado, por lo que debe valorarse el uso de este mecanismo.
Motivos de denegación del registro de diseños
El registro de un diseño puede denegarse en los siguientes casos.
No pueden protegerse los diseños idénticos o similares a otros ya divulgados o utilizados públicamente, los presentados con posterioridad en contravención del principio de prioridad de la primera solicitud, los contrarios al orden público o a las buenas costumbres ni los constituidos exclusivamente por elementos funcionales.
También constituyen motivos de denegación la inclusión de marcas, emblemas o banderas ajenos y la posibilidad de confusión con el diseño de otra persona.
Por ello, antes de presentar la solicitud deben realizarse cuidadosamente una búsqueda de antecedentes y una evaluación de la posibilidad de registro.
5. Marcas y diseños | Infracción del derecho de diseño industrial y medidas jurídicas
La violación de un derecho de diseño industrial comprende la producción o venta de productos mediante el uso no autorizado de una apariencia sustancialmente idéntica o similar al diseño, así como la fabricación de instrumentos destinados a cometer la infracción y la realización de actos publicitarios.
Cuando se confirme la infracción, el titular del derecho de diseño industrial puede ejercer acciones de cesación y de indemnización por daños y perjuicios, así como presentar una denuncia penal.
Conforme al artículo 220 de la Ley de Protección de Diseños de la República de Corea, la infracción puede castigarse con una pena de prisión con trabajos de hasta 7 años o una multa penal de hasta 100 millones de wones surcoreanos, y los productos infractores y los instrumentos de fabricación pueden ser decomisados.
En el ámbito civil puede reclamarse una indemnización equivalente al perjuicio sufrido y su importe puede aumentar considerablemente cuando se calcule en función de los beneficios obtenidos, por lo que es importante ejercer oportunamente los derechos y adoptar las medidas pertinentes.
Prevención y gestión de controversias sobre derechos de diseño industrial
Para prevenir controversias sobre diseños, es necesario realizar una búsqueda de antecedentes antes de presentar la solicitud, garantizar la claridad de la memoria y de los dibujos del diseño y, tras el registro, vigilar el mercado de productos infractores para detectar usos no autorizados.
Cuando se descubra una infracción, puede remitirse un requerimiento antes de ejercer los derechos para promover la retirada voluntaria y, si no se atiende, pueden seguirse conjuntamente las vías civil y penal.
También es importante combinar estrategias de adquisición de derechos, como la solicitud de series de diseños, la aplicación de la excepción por pérdida de novedad y el uso de la prioridad reconocida por los tratados, con el fin de reducir la posibilidad de controversias.
Uso estratégico y protección de los derechos de diseño industrial
El derecho de diseño industrial es un importante derecho de propiedad intelectual e industrial que permite reforzar la competitividad mediante la diferenciación de la apariencia de los productos. Por ello, durante el proceso de comercialización es esencial presentar anticipadamente las solicitudes y gestionar los derechos.
Conviene examinar cuidadosamente los requisitos de existencia y registro del diseño y presentar la solicitud después de garantizar su diferenciación respecto de los diseños anteriores.
Cuando se produce una infracción del derecho de diseño industrial, el ejercicio de los derechos por las vías civiles y penales pertinentes y el uso adecuado del sistema de declaración voluntaria y de la excepción por pérdida de novedad pueden contribuir a reducir los riesgos jurídicos.
Asimismo, la vigilancia del mercado y el asesoramiento de profesionales jurídicos permiten establecer un sistema de respuesta ante posibles controversias y proteger la competitividad de la propiedad intelectual e industrial de la empresa.
Para cuestiones jurídicas relacionadas con marcas y diseños, puede solicitarse asesoramiento a los abogados especializados en derecho de empresa de este despacho.
▶Aspectos jurídicos clave en materia de diseños
Antes de presentar la solicitud, deben examinarse la novedad, la creatividad, la aplicabilidad industrial y la existencia de diseños anteriores, así como analizarse la posibilidad de registro para reducir el riesgo de denegación.
② Valoración de la infracción del derecho de diseño industrial y respuesta a las pretensiones de cesación
La infracción debe valorarse teniendo en cuenta conjuntamente la impresión estética de la apariencia, la similitud de los elementos principales y las circunstancias del mercado, y deben prepararse estrategias para responder a las pretensiones de cesación y a las demandas de indemnización por daños y perjuicios.
③ Respuesta a los procedimientos de nulidad y rectificación del derecho de diseño industrial
Cuando se promueva un procedimiento de nulidad por falta de novedad o de actividad creativa, por la existencia de un diseño registrado con anterioridad o por contravención del orden público, debe formularse una estrategia de respuesta.
④ Revisión de contratos de licencia y transmisión de diseños
Para prevenir controversias relativas al contrato de licencia, deben establecerse claramente el ámbito de explotación del diseño, los cánones, la posibilidad de crear obras derivadas, las causas de resolución del contrato y el carácter exclusivo o no exclusivo de la licencia.
