Нарушение прав интеллектуальной собственности | Решение Верховного суда Республики Корея о нарушении неисключительной лицензии, предоставленной на исключительной основе, и расчете возмещения вреда

В деле по иску о возмещении вреда вследствие нарушения прав интеллектуальной собственности спорными были вопросы о том, применяется ли правовая конструкция неисключительной лицензии на патент, предоставленной на исключительной основе, также к правам на полезную модель, промышленный образец, товарный знак и иным правам, и должен ли истец указывать сумму отдельно по каждому требованию о возмещении вреда.

Истец получил от A право использовать технологии, относящиеся к продукции по настоящему делу, включая патентные права и права на промышленный образец A, а также право предоставлять третьим лицам разрешение на их использование.

Ответчик заключил договор, по которому обязался выплачивать истцу лицензионное вознаграждение, рассчитанное путем умножения чистой выручки от производства и продажи продукции с использованием соответствующих технологий на согласованную ставку.

Истец уведомил ответчика о расторжении договора в связи с невыплатой лицензионного вознаграждения, однако ответчик не прекратил производство и продажу продукции.

Истец потребовал от ответчика выплатить лицензионное вознаграждение за период действия договора, а в качестве альтернативного требования — возместить вред, причиненный нарушением принадлежащего истцу права на полезную модель. Он также потребовал возмещения вреда, причиненного продажами после прекращения договора и связанными с ними нарушением коммерческой тайны, исключительной лицензии на патент, исключительной лицензии на промышленный образец, исключительного права использования товарного знака и неисключительной лицензии, предоставленной на исключительной основе.

Верховный суд Республики Корея указал, что суду следовало надлежащим образом воспользоваться полномочиями по уточнению заявленных требований и установить, что именно истец подразумевал под неисключительной лицензией, предоставленной на исключительной основе, права по которой он считал нарушенными.

Правообладатель патента может предоставить другому лицу неисключительную лицензию на использование запатентованного изобретения. Если при этом правообладатель патента обязан перед лицензиатом воздерживаться от предоставления неисключительной лицензии третьим лицам, лицензиат может считаться обладателем неисключительной лицензии, предоставленной на исключительной основе. (См., в частности, решение Верховного суда Республики Корея от 2020.11.26. по делу 2018다221676.)

Верховный суд Республики Корея счел, что эта правовая позиция в равной мере применяется к правам на полезную модель, промышленный образец и товарный знак. Суд указал, что необходимо было установить, предоставил ли A истцу заявленные им права, и на основании результатов рассмотрения решить вопрос о наличии права требования о возмещении вреда.

Верховный суд Республики Корея также признал, что ущерб истца от продажи продукции, нарушающей соответствующие права, включает ущерб, причиненный нарушением исключительной лицензии на промышленный образец.

Суд нижестоящей инстанции пришел к выводу, что истец заявил лишь часть общей суммы различных видов ущерба, не указав сумму по каждому отдельному требованию о возмещении вреда, поэтому необходимо было конкретизировать размер каждого требования и установить, подлежит ли оно удовлетворению.

Верховный суд Республики Корея указал на необходимость рассчитать и определить размер возмещения по каждому требованию, отменил решение суда нижестоящей инстанции и направил дело на новое рассмотрение.

Права интеллектуальной собственности: при возмещении вреда по Закону Республики Корея о товарных знаках, если установление фактов, необходимых для доказывания размера ущерба, затруднено в силу характера таких фактов, суд вправе определить размер ущерба исходя из совокупности доводов сторон и результатов исследования доказательств.

При определении конкретного размера ущерба необходимо выявить косвенные факты, на которых может основываться расчет, разумно оценить их и установить объективно обоснованную сумму ущерба.

Даже если кредитор имеет несколько требований о возмещении вреда к одному должнику, для каждого из них могут различаться момент начала течения срока исковой давности и возражения, которые вправе заявить должник. Поэтому кредитор должен отдельно указать сумму по каждому требованию о возмещении вреда.

Расчет возмещения вреда по делам о нарушении прав интеллектуальной собственности представляет собой сложный вопрос, требующий специальных правовых знаний. Своевременное принятие правовых мер может способствовать сокращению ущерба от нарушения прав интеллектуальной собственности.

🔗Группа по вопросам интеллектуальной собственности Дэрюн с учетом накопленного практического опыта оказывает юридическую помощь по вопросам нарушений авторских и патентных прав, прав на товарные знаки и промышленные образцы, а также недобросовестной конкуренции и нарушения коммерческой тайны.