특허 침해 경고를 받은 경우 대응 절차

지금 어느 단계인가요?

현재 진행 단계를 선택하시면, 해당 단계에 맞는 내용이 아래에 표시됩니다.

1. 1경고장 수령
2. 2유효성⁠·침해 분석
3. 3회신⁠·협상
4. 4심판 청구
5. 5소장 수령⁠·답변서
6. 6변론⁠·기술설명회
7. 7판결
8. 8항소⁠·상고

• 기본 단계
• 추가 조치·선택
• 거부·불복
• 절차 종료

소요 기간

경고장 분석·회신에 걸리는 기간은 사건마다 다르며, 특허심판원 심판과 침해소송 1심 기간도 사건에 따라 다름

비용

무효심판 청구료 매건 15만 원(전자 제출)에 다투는 청구항 1항마다 1만 5천 원 가산. 소송에서 피고는 인지대(법원 수수료)를 내지 않음(답변서에는 인지를 붙이지 않음). 감정을 하면 감정료가 들고, 변리사·변호사 보수는 선임 계약으로 정함

절차 진행 안내

처음부터 끝까지 순서대로 읽는 안내입니다. 빨간 글씨는 법으로 정해진 기한입니다.

1. 1

   상대방이 특허번호와 침해 주장, 판매 중지 요구를 적은 경고장(내용증명)을 보내옵니다. 경고장에 적힌 답장 기한은 법으로 정한 기간이 아닙니다. 다만 경고장을 받은 뒤에 판매한 것은 고의 침해로 인정되어 손해액의 5배 이내에서 배상액을 늘리는 근거가 될 수 있습니다(특허법 §128⑧). 그러므로 받은 날짜를 기록하고 바로 분석에 들어갑니다. 분석이 빨라야 판매를 계속할지 일찍 정할 수 있습니다.

2. 2

   특허등록원부로 그 특허가 아직 살아 있는지 확인합니다. 소멸한 특허라면 침해 문제도 생기지 않기 때문입니다. 그다음 청구항(특허의 보호 범위를 적은 항목)의 구성요소와 내 제품을 하나씩 비교하는 청구항 대비표를 만듭니다. 구성요소가 하나라도 빠지면 침해가 아닙니다. 동시에 특허 출원 전에 공개된 선행기술을 조사해, 무효 사유가 있는지와 자유실시기술(누구나 쓸 수 있는 기술)에 해당하는지 검토합니다.

   현재 단계
3. 3

   분석 결과를 담아 '침해가 아니다', '특허에 무효 사유가 있다'는 의견의 답장을 보냅니다. 침해를 인정하는 표현은 쓰지 않습니다. 그런 표현은 소송에서 자백으로 쓰일 수 있기 때문입니다. 필요하면 라이선스(실시권, 사용료를 내고 쓰는 권리) 계약이나 설계 변경을 조건으로 협상합니다. 합의가 되면 분쟁이 끝납니다.

4. 4

   협상이 어려우면 특허심판원(대전)에 무효심판 또는 소극적 권리범위확인심판(내 제품이 특허 범위에 들지 않는다는 확인)을 청구합니다(특허법 §133, §135). 심판 결과는 침해소송에서도 중요한 판단 자료가 됩니다. 심판에 걸리는 기간은 사건에 따라 다릅니다. 심결을 받아들이기 어려우면 등본을 받은 날부터 30일 안에 특허법원에 심결취소소송을 냅니다.

5. 5

   상대방이 침해소송을 내면, 소장 부본(복사본)을 받은 날부터 30일 안에 답변서를 냅니다(민사소송법 §256, §257). 답변서에는 특허 무효, 비침해, 자유실시기술이라는 반박과 손해액에 대한 다툼을 적습니다. 내지 않으면 재판 없이 패소 판결이 날 수 있으므로, 분석이 덜 끝났더라도 기본 반박을 담아 먼저 냅니다.

6. 6

   기술설명회에서 양쪽이 기술 내용을 프레젠테이션하고, 법원은 필요하면 전문심리위원의 도움을 받아 쟁점을 정리합니다. 변론에서는 청구항 해석, 구성요소 비교, 제품 감정이 이뤄집니다. 이 과정에서 내 매출·원가 자료를 내라는 자료제출명령이 나올 수 있습니다. 그래서 자료와 함께 영업비밀 보호 신청을 미리 준비해 두는 것이 좋습니다.

7. 7

   내 제품이 침해가 아니거나 특허가 무효로 될 것이 명백하면 상대의 청구가 기각됩니다. 침해가 인정되면 생산·판매 금지, 폐기, 손해배상을 명하며, 일부러 침해한 경우에는 5배 이내에서 배상액을 늘릴 수 있습니다(특허법 §128⑧). 경고장을 받은 뒤의 판매가 고의 판단에 영향을 주는 이유가 여기에 있습니다. 1심에 걸리는 기간은 쟁점과 감정 여부에 따라 사건마다 다릅니다.

8. 8

   판결서를 받은 날부터 2주 안에 특허법원에 항소합니다. 항소이유서는 기록접수 통지를 받은 날부터 40일 안에 냅니다(민사소송법 §396, §402의2). 특허법원 판결에는 2주 안에 대법원에 상고하고, 상고이유서는 상고기록접수 통지를 받은 날부터 20일 안에 냅니다(§427). 기한마다 시작하는 날이 달라 따로 챙겨야 합니다.

자주 묻는 것

이 절차에서 바로 궁금해지는 실무 질문입니다.

Q경고장에 적힌 기한 안에 꼭 답해야 하나요?

법으로 정해진 기한은 아니므로, 늦었다고 바로 불이익이 생기지는 않습니다.다만 무시하면 상대방이 바로 소송이나 가처분으로 갈 수 있습니다. 또 경고장을 받은 뒤의 판매는 고의 침해 주장의 근거가 됩니다.그러므로 분석이 끝나는 대로 '침해가 아니다', '특허가 무효다'라는 의견을 담아 답장하는 것이 안전합니다. 답장을 해 두면 침해를 다투고 있다는 기록도 남습니다.

Q경고장을 받으면 판매를 바로 멈춰야 하나요?

반드시 멈출 의무는 없습니다. 다만 나중에 침해로 결론 나면, 경고장을 받은 이후의 판매분은 고의 침해로 볼 수 있습니다. 그러면 손해액의 5배까지 배상할 수 있습니다.그러므로 청구항 대비표와 무효 검토 결과를 본 뒤에 판매를 계속할지, 설계를 바꿀지 결정합니다. 근거 없이 판매를 이어 가면 그만큼 배상 위험이 커지기 때문입니다.

Q무효심판은 어디에 어떻게 내고 비용은 얼마인가요?

특허심판원(대전)에 심판청구서를 냅니다. 전자출원 사이트 '특허로'에서 온라인으로도 청구할 수 있습니다. 청구료는 전자 제출 시 매건 15만 원에 다투는 청구항 1항마다 1만 5천 원이 더해집니다.서면으로 제출하면 매건 17만 원입니다. 이 밖에 선행기술 조사 비용과 변리사 보수는 맡기는 곳과의 계약으로 정해집니다.

Q소장을 받았는데 분석이 끝나지 않았습니다. 답변서는 어떻게 하나요?

분석이 끝나지 않았더라도 소장을 받은 날부터 30일 안에는 반드시 답변서를 내야 합니다. 내지 않으면 재판 없이 패소할 수 있기 때문입니다. 우선 '청구를 기각해 달라'는 취지와 반박의 요지를 적어 먼저 냅니다.반박의 요지는 특허 무효, 비침해, 자유실시기술(이미 알려져 누구나 쓸 수 있는 기술)입니다. 자세한 내용은 이후에 준비서면(주장을 정리한 서면)으로 보충할 수 있습니다.

Q상대 특허가 유효한지는 어디서 확인하나요?

특허정보검색서비스(키프리스)에서 특허번호로 확인할 수 있습니다. 등록 여부, 연차료 납부 상태, 존속기간 만료일이 나옵니다.심판이나 소송 이력도 함께 나오므로, 이미 무효심판(특허를 없던 것으로 하는 심판)이 걸려 있는지도 확인합니다. 다른 회사가 낸 무효심판이 있다면 그 결과가 내 사건에도 영향을 줄 수 있습니다.

Q변호사 없이 혼자 대응할 수 있나요?

경고장 답장과 특허심판원 심판 청구는 변리사만으로도 가능합니다. 그러나 지방법원의 침해소송은 변호사만 대리할 수 있습니다. 그래서 침해소송에서 대리인을 둘 때는 변호사를 선임해야 합니다.