Marques et dessins et modèles

Les marques se répartissent principalement entre marques de produits, marques de services, marques collectives et marques collectives comportant une indication géographique. L’étendue de leur protection varie selon leur catégorie.

La marque de produits est apposée sur le produit lui-même, la marque de services est utilisée dans le secteur du prestataire concerné et la marque collective sert de signe distinctif à une organisation ou à une association.

La marque collective comportant une indication géographique désigne les produits d’un groupement en s’appuyant sur la renommée et la réputation d’une région déterminée. Elle bénéficie d’un régime de protection juridique distinct de celui des marques ordinaires.

Si une demande d’enregistrement est déposée sans compréhension précise de ces catégories, l’étendue de la protection obtenue peut être réduite ou les caractéristiques recherchées peuvent ne pas être couvertes en raison de l’obtention d’un droit inadéquat.

Il est donc opportun de sélectionner, avant le dépôt, la catégorie de marque adaptée au modèle économique et à la stratégie de marché de l’entreprise et, si nécessaire, de déposer des demandes dans plusieurs catégories.

La demande d’enregistrement d’une marque consiste à déposer auprès de l’Office coréen de la propriété intellectuelle un formulaire de demande, une représentation de la marque et une liste des produits désignés, puis à soumettre la demande à un examen en vue de son enregistrement.

La demande peut être rejetée lors de cet examen, notamment en raison d’une infraction à la Loi sur la prévention de la concurrence déloyale et la protection des secrets d’affaires de la République de Corée, d’une similitude avec une marque déposée antérieurement ou d’un caractère distinctif insuffisant.

Le demandeur dispose alors de la possibilité de régulariser la demande. À défaut de régularisation, celle-ci peut être considérée comme abandonnée.

Pour éviter cette situation, il importe de définir clairement l’étendue des produits désignés et d’élaborer une marque présentant un caractère distinctif suffisant pour accroître ses possibilités d’enregistrement.

En cas de risque de rejet, il est possible d’y répondre par l’intermédiaire d’un représentant juridique, notamment en déposant des observations ou une régularisation, en formant une opposition ou en introduisant un recours en annulation de la décision administrative.

L’infraction à la Loi sur les marques constitue une infraction pénale pouvant faire l’objet de poursuites par les autorités d’enquête sans dépôt préalable d’une plainte pénale par la victime.

Elle est passible de 7 ans d’emprisonnement au plus ou d’une amende pénale maximale de 100 millions de wons sud-coréens. Les objets contrefaisants et les instruments utilisés pour les fabriquer peuvent également être confisqués et détruits (articles 230 et 236 de la Loi sur les marques).

Sur le plan civil, une demande de dommages-intérêts et une mesure provisoire peuvent permettre d’obtenir réparation des pertes économiques résultant de l’atteinte. En application des règles légales de présomption, le montant des dommages-intérêts peut être calculé en retenant l’une des méthodes fondées sur les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte.

Il est indispensable de recueillir minutieusement les preuves de l’atteinte et d’en repérer les indices. Afin de préparer une éventuelle confiscation, les éléments de preuve doivent être présentés aux autorités d’enquête ou à la juridiction dès la constatation de l’atteinte.

▶Points d’attention juridiques en matière de marques

Pour bénéficier de la protection au titre des dessins et modèles, une création doit présenter le caractère d’un produit, une forme, un caractère visible et un caractère esthétique.

Le caractère de produit suppose qu’il s’agisse d’un bien meuble corporel susceptible de faire l’objet de transactions indépendantes ou d’un dessin ou modèle numérique. Le critère de forme exige qu’une combinaison de formes, de motifs et de couleurs permette de reconnaître son apparence.

Le caractère visible suppose que le dessin ou modèle puisse être perçu à l’œil nu, tandis que le caractère esthétique implique qu’il procure une satisfaction esthétique au consommateur pour que sa valeur en tant que dessin ou modèle soit reconnue.

Les polices de caractères peuvent également bénéficier de cette protection, contrairement à un simple motif ne constituant pas un produit ou à une simple combinaison de couleurs.

Pour obtenir l’enregistrement d’un dessin ou modèle, les 3 conditions principales que sont l’applicabilité industrielle, la nouveauté et le caractère créatif doivent être remplies.

L’applicabilité industrielle signifie que des produits identiques doivent pouvoir être fabriqués en série par des procédés mécaniques ou artisanaux. Les œuvres d’art et les pièces d’artisanat n’entrent donc en principe pas dans cette catégorie.

La nouveauté exige que le dessin ou modèle ne soit ni identique ni similaire à un dessin ou modèle déjà divulgué ou publié. Le caractère créatif suppose qu’une personne possédant les connaissances ordinaires du domaine ne puisse pas le créer aisément à partir d’un dessin ou modèle existant.

À défaut de satisfaire à ces conditions, l’enregistrement est refusé. Il importe donc de rechercher les dessins et modèles antérieurs avant le dépôt afin de vérifier l’existence d’éventuelles lacunes dans la protection.

Pour obtenir un droit sur un dessin ou modèle, une demande d’enregistrement doit être déposée auprès de l’Office coréen de la propriété intellectuelle.

La demande doit indiquer le produit auquel s’applique le dessin ou modèle et les informations relatives à son créateur, et comprendre des représentations graphiques ainsi qu’une description. Une demande peut porter sur plusieurs dessins ou modèles et il est également permis de revendiquer une priorité conventionnelle.

Au cours de l’examen, la similitude avec des dessins ou modèles antérieurs et le respect des conditions d’enregistrement sont appréciés. Lorsqu’un motif de rejet est relevé, il est possible d’y répondre par le dépôt d’une régularisation ou par une opposition.

En particulier, une demande tendant à bénéficier de l’exception à la perte de nouveauté avant la décision d’enregistrement peut permettre de préserver la possibilité de protéger un dessin ou modèle déjà divulgué. Il convient donc de déterminer la stratégie d’utilisation de ce mécanisme.

L’enregistrement d’un dessin ou modèle peut être refusé dans les cas suivants.

Ne peuvent pas être protégés les dessins ou modèles identiques ou similaires à ceux qui ont déjà été divulgués ou exploités publiquement, les demandes ultérieures déposées en violation du principe de priorité au premier déposant, les dessins ou modèles portant atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ainsi que ceux qui sont exclusivement dictés par leur fonction.

Le fait d’inclure la marque, l’emblème ou le drapeau d’autrui, ou de créer un risque de confusion avec le dessin ou modèle d’autrui, constitue également un motif de refus.

Il convient donc d’effectuer minutieusement, avant le dépôt, une recherche d’antériorités et un examen des possibilités d’enregistrement.

Pour prévenir les litiges en matière de dessins et modèles, il est nécessaire d’effectuer une recherche d’antériorités avant le dépôt, de veiller à la clarté de la description et des représentations graphiques et, après l’enregistrement, de surveiller le marché des produits contrefaisants afin de détecter rapidement toute utilisation sans autorisation.

Lorsqu’une atteinte est découverte, une stratégie peut consister à adresser une mise en demeure avant d’exercer le droit afin d’inciter l’auteur à retirer volontairement les produits concernés, puis, en l’absence de réponse, à engager parallèlement des procédures civiles et pénales.

Il importe également de réduire les risques de litige en combinant des stratégies de protection telles que le dépôt de séries de dessins ou modèles, l’application de l’exception à la perte de nouveauté et la revendication d’une priorité conventionnelle.

Le droit des dessins et modèles est un droit de propriété intellectuelle important qui permet de renforcer la compétitivité grâce à la différenciation de l’apparence des produits. Le dépôt préventif des demandes et la gestion des droits sont donc indispensables au cours de leur commercialisation.

Il est souhaitable d’examiner minutieusement les conditions d’existence et d’enregistrement du dessin ou modèle, de le différencier des créations antérieures, puis de déposer la demande.

En cas d’atteinte au droit des dessins et modèles, l’exercice des droits au moyen de procédures civiles et pénales ainsi que l’utilisation appropriée du mécanisme de déclaration volontaire et de l’exception à la perte de nouveauté peuvent réduire les risques juridiques.

La surveillance du marché et les conseils de professionnels du droit permettent en outre de mettre en place un dispositif de réponse rapide et stratégique en cas de litige, contribuant ainsi à protéger la compétitivité de l’entreprise en matière de propriété intellectuelle.

Le Cabinet peut fournir une assistance juridique en matière de marques et de dessins et modèles par l’intermédiaire de ses avocats en droit des affaires.

▶Points d’attention juridiques en matière de dessins et modèles