Contrefaçon de brevet | Décision jugeant que la modification de la forme solide d’un médicament relève du champ de protection du brevet

L’affaire portait sur la question de savoir si la modification de la forme d’un médicament constituait une contrefaçon de brevet.

La société A est une entreprise pharmaceutique titulaire d’un brevet portant sur un médicament contenant de l’« édoxaban », le principe actif d’un anticoagulant oral direct qui prévient la formation de thrombus en inhibant le facteur Xa.

L’édoxaban est connu comme un médicament destiné à prévenir ou à traiter les maladies thrombotiques. Il est notamment indiqué pour réduire le risque d’accident vasculaire cérébral et d’embolie systémique chez les patients atteints de fibrillation auriculaire non valvulaire, ainsi que pour traiter la thrombose veineuse profonde et l’embolie pulmonaire.

La société A a prolongé la durée de son brevet sur le fondement de l’autorisation accordée à ce produit.

De son côté, la société B a développé un « solvate d’édoxaban et de propylène glycol » qu’elle entendait commercialiser.

Un solvate est un solide cristallin qui forme une structure cristalline lorsqu’il est obtenu à l’état solide.

La société B a demandé qu’il soit constaté que le solvate d’édoxaban et de propylène glycol ne relevait pas de l’étendue des droits attachés au brevet prolongé de la société A. La Commission des recours et des jugements en matière de propriété intellectuelle de la République de Corée ayant fait droit à cette demande, le différend s’est alors véritablement engagé.

La principale question soulevée dans cette affaire de contrefaçon de brevet était de savoir si le « solvate d’édoxaban et de propylène glycol » développé par la société B relevait du champ de protection du brevet détenu par la société A.

Il convenait notamment de déterminer si la modification de la forme solide d’un médicament demeurait couverte par les effets du brevet existant.

Dans le litige relatif à la contrefaçon de brevet, la Commission des recours et des jugements en matière de propriété intellectuelle de la République de Corée avait accueilli l’argumentation de la société B et considéré que le solvate d’édoxaban et de propylène glycol ne relevait pas de l’étendue des droits attachés au brevet prolongé.

La Cour des brevets de la République de Corée, saisie par la société A d’une action en annulation de cette décision, a toutefois adopté une appréciation différente.

Elle a annulé la décision de la Commission et reconnu la protection conférée par le brevet de la société A.

La Cour des brevets a considéré que le principe actif de l’invention examinée était l’édoxaban, identique à celui de l’invention brevetée, et que son effet thérapeutique ainsi que son utilisation étaient également identiques à ceux du brevet existant. Elle a ainsi jugé que le solvate d’édoxaban et de propylène glycol de la société B contrefaisait le brevet de la société A.

La formation de jugement a souligné que la modification de la forme solide était une opération technique courante dans le processus de développement des médicaments et a estimé qu’un homme du métier pouvait aisément choisir la forme d’un solvate de propylène glycol.

Concernant l’argument de la société B selon lequel « la suppression du solvate devait être interprétée comme son exclusion de l’étendue des droits », la Cour a considéré que cette modification visait à garantir la clarté technique et qu’elle ne traduisait aucune volonté d’exclure intentionnellement une forme particulière. Elle a donc annulé la décision attaquée, estimant que le produit relevait du champ de protection du brevet.

Dans cette affaire de contrefaçon de brevet portant sur la modification de la forme d’un médicament, l’identité du principe actif, l’effet thérapeutique et la facilité de la modification technique ont notamment fait l’objet d’une appréciation globale aux fins de déterminer le champ de protection du brevet.

Les litiges en contrefaçon de brevet pharmaceutique sont particulièrement fréquents.

Cette situation s’explique par le fait que l’industrie pharmaceutique consacre des coûts et un temps considérables à la recherche et au développement, tandis que les brevets jouent un rôle essentiel dans leur protection.

Les brevets pharmaceutiques pouvant porter sur différents éléments, notamment le principe actif, le procédé de fabrication et la forme pharmaceutique, il importe que la description du brevet indique clairement l’étendue de l’invention que son titulaire entend protéger.

En décembre dernier, la Loi sur les brevets de la République de Corée a été modifiée afin de limiter à 14 ans au maximum la durée des brevets pharmaceutiques.

Cette disposition s’appliquera aux demandes relatives aux inventions brevetées autorisées après l’entrée en vigueur de la loi. Celle-ci devant entrer en vigueur 6 mois après sa promulgation, les différends en matière de brevets entre les laboratoires pharmaceutiques de princeps et les fabricants de médicaments génériques pourraient s’intensifier.

Il est donc recommandé aux entreprises des secteurs pharmaceutique et biotechnologique de solliciter en amont des conseils sur la prévention des différends, notamment en matière de dépôt et de gestion des brevets pharmaceutiques et d’actions en nullité de brevet.

Le Cabinet d’avocats Daeryun fournit des conseils juridiques couvrant les différents aspects des brevets pharmaceutiques grâce à la collaboration d’avocats disposant de connaissances dans les secteurs pharmaceutique et biotechnologique, d’🔗avocats intervenant en propriété intellectuelle, ainsi que de professionnels de domaines spécialisés, notamment des avocats intervenant en matière médicale également titulaires d’une qualification de pharmacien ou de conseil en brevets et des conseils en brevets.